Hamburg - Lokalkammer

UPC_CFI_22/2023

Anordnung des Gerichts erster Instanz des Einheitlichen Patentgerichts,

erlassen am 22. Oktober 2024

Leitsätze:

Regel 190. Zur Zulässigkeit und Begründetheit des Antrags auf Vorlage von Dokumenten betreffend nichttechnische Einwendungen (Rechtsmissbrauch).

Keywords:

Regel 333; Überprüfung durch den Spruchkörper; Vorlageanträge; Einwand des Rechtsmissbrauchs

ZUSAMMENSETZUNG DES SPRUCHKÖRPERS:

Vorsitzende Richterin und Berichterstatterin rechtlich qualifizierter Richter rechtlich qualifizierte Richterin

Sabine Klepsch

Dr. Stefan Schilling

Margot Kokke

technisch qualifizierter Richter

Dr. Arwed Burrichter

Die Anordnung wurde durch den vollständigen Spruchkörper erlassen.

VERFAHRENSSPRACHE:

Deutsch

GEGENSTAND DES VERFAHRENS:

Patentverletzung

Hier: Antrag nach Regel 333.1 VerfO auf Überprüfung der Anordnung der Berichterstatterin vom 15. August 2024 (ORD_33133/2024) im Workflow APP_32879/2024 (nachfolgend: Anordnung)

ANTRÄGE DER PARTEIEN:

Die Beklagte beantragt mit Schriftsatz vom 30. August 2024 anzuordnen:

• 1. Die Anordnung der Vorsitzenden Richterin und Berichterstatterin vom 15. August 2024 (ORD_33133/2024) im Workflow App_32879/2024 wird vom Spruchkörper überprüft (Regel 333.1 VerfO-EPG), soweit sie die Zurückweisung der Anträge (Ziffer 2 bis 5) betrifft.
• 2. Der Klägerin zu 1) wird aufgegeben, die E-Mail mit dem Betreff 'Sales Bundles Across Platforms' vom 28. April vorzulegen, die sie in dem das US-Parallelverfahren begleitenden Discovery-Verfahren unter der production number 10XH-00024859 gegenüber den US-Verfahrensbevollmächtigten der Beklagten offengelegt hat, vorzulegen.
• 3. Der Klägerin zu 2) wird aufgegeben, die nachfolgend näher bezeichneten E-Mails vorzulegen, die sie in dem das US-Parallelverfahren begleitenden DiscoveryVerfahren unter den jeweils genannten production numbers gegenüber den USVerfahrensbevollmächtigten der Beklagten offengelegt hat:
• a) E-Mail vom 7. August 2020 mit dem Betreff '[...]', production number HARV0007138;
• b) E-Mail vom 22. September 2020 mit dem Betreff '[...] Amendment', production number HARV0008315;
• c) E-Mail vom 21. September 2020 mit dem Betreff '[...], [...] time sensitive request', production number HARV0007092;
• d) E-Mail vom 7. Oktober 2020 mit dem Betreff '[...]CapHighLevel.pdf', production number HARV00025592:
• e) E-Mail vom 17. November 2020 mit dem Betreff '[...] - FISSEQ technology', production number HARV0025358.
• 4. Der Klägerin zu 1) wird aufgegeben, die in dem öffentlich zugänglichen Protokoll zur Anhörung vor dem zuständigen US-Richter [...] am 26. April 2024 genannte Anlage H; ein Dokument der Zeugin [...], in dem sie bestätigt, dass die Klägerin zu 1) in zahlreichen Fällen ihre Produkte unter Einstandspreis verkauft hat, vorzulegen;
• 5. Der Klägerin zu 1) wird aufgegeben, das in dem öffentlich zugänglichen Protokoll zur Anhörung vor dem zuständigen US-Richter [...] am 26. April 2024 genannte Frequently-Asked-Questions ('FAQ')-Dokument, mit dem das Vertriebspersonal der

Klägerin zu 1) Talking Points zur Verfügung gestellt bekommen hat, um mit Kunden über die gerichtliche Auseinandersetzung zwischen den Klägerinnen und NanoString zu sprechen, sowie das Transcript der Deposition des Zeugen [...] vorzulegen.

Hilfsweise:

Die Berufung gegen die Entscheidung des Spruchkörpers wird zugelassen.

Die Klägerinnen beantragen:

Die Anträge 2.-5. der Beklagten zurückzuwiesen.

SACHVERHALT:

Mit Antrag vom 31. Mai 2024 (App_32879/2024) hat die Beklagte die Vorlage bestimmter Dokumente beantragt, die im parallelen US-Verfahren streitgegenständlich sind. Sie trägt vor, diese auch im vorliegenden Verfahren als Beweismittel nutzen zu wollen. In der Discovery zum parallelen US-Verfahren habe die Beklagte bzw. hätten die US-Verfahrensbevollmächtigten der Beklagten Kenntnis von Beweisen erlangt, die ihren Tatsachenvortrag zur Begründung ihrer vertraglichen und wettbewerbsrechtlichen Einwendungen untermauern würden. Aufgrund der Regelungen der Protective Order des US-Gerichts sei der Beklagten eine Verwertung der Beweismittel im hiesigen Verfahren untersagt (Anlage QE 2, S. 11 ff., Klausel 7). Bestimmte Informationen seien dabei als 'OUTSIDE ATTORNEYS' EYES ONLY' gekennzeichnet, sodass auch die Beklagte selbst keinen Zugang zu den so gekennzeichneten Informationen habe.

Der Vorlageantrag zu 1) ist auf Vorlage des zwischen der Klägerin zu 2) und [...] geschlossenen Lizenzvertrags vom 9. September 2016 gerichtet gewesen, mit dem die Klägerin zu 2) [...] nach den Ausführungen im parallelen US-Verfahren eine weltweite, ausschließliche Lizenz zur Vermarktung der sog. FISSEQ-Technologie eingeräumt hat und der infolge des Erwerbs von [...] durch die Klägerin zu 1) auf letztere übergegangen ist. Dass sich der zwischen den Klägerinnen geltende Lizenzvertrag in ihrer Verfügungsgewalt befinde, sei außer Zweifel. Im Rahmen der das US-Verfahren begleitenden Discovery wurde der Lizenzvertrag gegenüber den US-Anwälten der Beklagten im Einklang mit den anwendbaren Regelungen mit der Einschränkung 'Outside Attorneys' Eyes Only' offengelegt. Der Lizenzvertrag sei für das vorliegende Verfahren relevant, weil er einen Aspekt der nicht-technischen Einwendungen, die die Beklagte gegen ihre Inanspruchnahme vorbringe, mit entsprechenden Tatsachen unterlege.

Mit den Vorlageanträgen zu 2) und zu 3) hat die Beklagte die Vorlage von E-Mails begehrt, die die Klägerinnen im Rahmen der das US-Parallelverfahren begleitenden Discovery gegenüber den USVerfahrensbevollmächtigten der Beklagten offengelegt haben. Aufgrund der Regelungen der in dem US-Parallelverfahren maßgeblichen Protective Order sei der Beklagte eine Vorlage der Dokumente im hiesigen Verfahren untersagt. Sie würden sich, wie die Vorlage in den USA belege, in der Verfügungsgewalt der Klägerinnen befinden, die diese E-Mails daher vorlegen können. Die EMails werden in der öffentlichen Fassung des Antrags der Beklagten auf Erlass einer Anti-SuitInjunction hinreichend konkret bezeichnet (siehe dazu Anlagenkonvolut B 2)) und ihr Inhalt dahingehend beschrieben, dass sie das kollusive, rechtswidrige Zusammenwirken der Klägerinnen zum Nachteil der Beklagten belegen würden. Die E-Mails, deren Vorlage die Beklagte begehrt, seien auch für das vorliegende Verfahren relevant, weil sie entsprechend den Ausführungen im US-Parallelverfahren geeignet seien, die von den Beklagten gegen die Klägerinnen erhobenen Vorwürfe des wettbewerbswidrigen Verhaltens nachzuweisen. Sie

würden zeigen, wie die öffentlich zugänglichen Ausführungen belegen, dass die Klägerin zu 1) ihr Handeln einschließlich des Erwerbs von [...] darauf ausgerichtet habe, eine marktbeherrschende Stellung auf dem SST-Markt zu erlangen, und dass der Klägerin zu 2) bekannt gewesen sei, dass sie mit der [...]-Lizenz der Beklagten schaden würden.

Mit den Vorlageanträgen zu 4) und 5) aus dem Vorlageantrag vom 31. Mai 2024 (32879/2024) hat die Beklagte die Vorlage von Dokumenten aus der Anhörung von Zeugen vor dem US-Richter [...] vom 26. April 2024 sowie eines FAQ-Dokumentes beantragt (vgl. Protokoll der Anhörung vom 26. April 2024, Anlage QE 5). Die Beklagte macht geltend, sie habe bereits in der Klageerwiderung zu den von den Klägerinnen verfolgten Strategien des 'copy-acquire-kill' sowie 'open early, closed late' vorgetragen, die Klägerinnen würde es darauf anlegen, jeglichen Wettbewerb auf dem SST-Markt zu beseitigen, um der Klägerin zu 1) eine Monopolstellung zu verschaffen. Die Klageerhebungen in den USA und Europa seien dabei die letzte Stufe des klägerischen Vorgehens gegen ihre einzigen beiden Mitbewerber, das sich aus der Verletzung der gegenüber dem NIH abgegebenen Lizenzversprechen, der Verletzung der lizenzvertraglichen Verpflichtungen gegenüber der Beklagten, der Verunsicherung des Marktes und die Belastung der Beklagten und NanoStrings mit den Kosten, Risiken und Wettbewerbsnachteilen eines Patentverletzungsprozesses zusammensetzt. Die Klägerin zu 1) habe ihre Mitarbeiter nachweislich hinsichtlich ihrer Kommunikation mit (potenziellen) Kunden zu den gerichtlichen Auseinandersetzungen gebrieft. Was im Ausgangspunkt unproblematisch ist, sei im Fall der Klägerin zu 1) zu einem FAQ-Dokument ausgewachsen, in dem die Klägerin zu 1) ihre Mitarbeiter gezielt angewiesen habe, den Markt weiter zu verunsichern. Die Beklagte beantragt daher die Vorlage des FAQ-Dokuments sowie des Deposition-Transcripts von Herrn [...], um nachzuweisen, dass die Klägerin zu 1) ihre Mitarbeiter anweist, gegenüber (potenziellen) Kunden Aussagen zu treffen, die zur Verunsicherung des Markts beitragen. Diese Kommunikation sei ein Element der klägerischen Strategie, die einzigen Wettbewerber auf dem SST-Markt, NanoString und die Beklagte, zu diskreditieren und zu verdrängen.

Die Berichterstatterin hat am 15. August 2024 folgende Anordnung getroffen:

Den Klägerinnen wird aufgegeben, binnen zwei Wochen den Lizenzvertrag zwischen der Klägerin zu 2) und [...], Inc. vom 9. September 2019, mittels dessen die Klägerin zu 2) [...] eine weltweite, ausschließliche Lizenz zur Vermarktung der sog. FISSEQ- Technologie eingeräumt wurde und der zwischenzeitlich auf die Klägerin zu 1) übergegangen ist, nebst sämtlicher Lizenzvertragsänderungen und -ergänzungen vorzulegen.

Die weitergehenden Anträge werden zurückgewiesen.

Zur Begründung wurde zusammengefasst ausgeführt:

Gemäß Art. 59 Abs. 1 EPGÜ, Regel 190, 191 VerfO kann das Gericht, wenn eine Partei alle vernünftigerweise verfügbaren und plausiblen Beweismittel zur Begründung ihrer Ansprüche vorgelegt und zur Begründung dieser Ansprüche Beweismittel bezeichnet hat, die sich in der Verfügungsgewalt der gegnerischen Partei oder einer dritten Partei befinden, auf einen mit einer Begründung versehenen Antrag der Partei, welche die Beweismittel bezeichnet hat, die Vorlage dieser Beweismittel durch die gegnerische Partei oder die dritte Partei anordnen. Mit Blick auf die Art der zu begründenden Ansprüche sind auch solche umfasst, die sich nicht unmittelbar aus dem EPGÜ ergeben wie im vorliegenden Fall der Einwand des Rechtsmissbrauchs. Denn während sich die Schranken des patentrechtlichen Schutzes eines Einheitspatents im Grundsatz gemäß

Art. 5 Abs. 3 EPatVO aus dem EPGÜ ergeben, besteht Einigkeit, dass zumindest in den Fällen, in denen die speziellen patentrechtlichen Normen keine entsprechenden Bestimmungen für eine regelungsbedürftige Frage enthalten, ein Rückgriff auf allgemeine zivilrechtliche Prinzipien erfolgen muss. Dabei kann allerdings nicht jegliches widersprüchliches oder treuwidriges Handeln dem berechtigten Kläger einer Patentverletzung entgegengehalten werden. Vielmehr muss das widersprüchliche oder treuwidrige Handeln Bezug zur (vertraglichen) Beziehung der Prozessparteien und dem Gegenstand der mit der Patentverletzungsklage geltend gemachten Ansprüche aufweisen (vgl. im deutschen Recht BGH, GRUR 2016, 1031, 1036 - Wärmetauscher, wo ausgeführt wird, dass die sofortige Durchsetzung des Unterlassungsanspruchs des Patentinhabers auch unter Berücksichtigung seiner Interessen gegenüber dem Verletzer eine unverhältnismäßige, durch das Ausschließlichkeitsrecht nicht gerechtfertigte Härte darstelle und daher treuwidrig wäre). Dies hat zur Folge, dass nicht jedweder Einwand des Rechtsmissbrauchs unabhängig von seiner Begründung durch das EPG zu berücksichtigen wäre, sondern nur solche Einwände, die im Zusammenhang mit der geltend gemachten Patentverletzung und den hieraus resultierenden Rechtsfolgen stehen.

Hiervon ausgehend ist die begehrte Vorlage des Lizenzvertrages begründet. Zwar haben die Klägerinnen unstreitig gestellt, dass die Klägerin zu 2) mittels des Lizenzvertrages [...] eine weltweite, ausschließliche Lizenz zur Vermarktung der FISSEQ-Technologie eingeräumt hat. Der weitergehende Inhalt ist der Beklagten jedoch nicht bekannt und ggfs. für den Nachweis eines Rechtsmissbrauchs notwendig. Im Übrigen wurde der Vortrag, dass der Vertrag mit der Beklagten nicht im Widerspruch zu anderen von ihr geschlossenen Lizenzverträgen stehe, nicht unstreitig gestellt, so dass die Beklagte diesen zur Begründung eines etwaigen Rechtsmissbrauchseinwands benötigen könnte.

Mit den Vorlageanträgen 2) und 3) aus der Klageerwiderung begehrt die Beklagte die Vorlage von E-Mails, mit welchen nach dem Vortrag der Beklagten das rechtswidrige kollusive Zusammenwirken der Klägerinnen zum Nachteil der Beklagten belegt werden soll. Zur Begründung nimmt die Beklagte Bezug auf die öffentliche Fassung des Antrags der Beklagten auf Erlass einer Anit-Suit-Injunction (vgl. Anlage B 2, Seite 2f und Seite 6), welche sie auf Seite 121 der Klageerwiderung auszugsweise wiedergegeben hat. Insoweit ist allerdings nicht zu erkennen, dass sie einen hier zu berücksichtigenden Einwand des Rechtsmissbrauchs belegen können. Es ist mangels konkreter Ausführungen nicht ersichtlich, wie die in dem Antrag auf Beweisvorlage in der Klageerwiderung zitierten Ausführungen (s. Seite 121 ff.) ohne näheren Vortrag zu den tatsächlichen und rechtlichen Auswirkungen auf die Beklagte den Schluss auf eine Rechtsmissbräuchlichkeit zulassen können. Die zitierten Textstellen, welche einem Antrag der Beklagten entstammen, geben zunächst nicht mehr als die Behauptung der Beklagten eines kollusiven Zusammenwirkens der Klägerinnen wieder.

Mit den Vorlageanträgen zu 4) und 5) aus dem Vorlageantrag vom 31. Mai 2024 (32879/2024) beantragt die Beklagte die Vorlage von Dokumenten aus der Anhörung von Zeugen vor dem USRichter [...] vom 26. April 2024 sowie eines FAO-Dokumentes (vgl. Protokoll der Anhörung vom 26. April 2024, Anlage QE 5). Die Beklagte möchte hiermit den Nachweis der wettbewerbswidrigen Ausnutzung des durch die Klageerhebung verunsicherten Marktes begründen. Unter Anwendung der Strategien des 'copy-acquire-kill' sowie 'open early, closed late' würden es die Klägerinnen darauf anlegen, jeglichen Wettbewerb auf dem SST-Markt zu beseitigen, um der Klägerin zu 1) eine Monopolstellung zu verschaffen. Die Klageerhebungen in den USA und Europa seien dabei die letzte Stufe des klägerischen Vorgehens gegen ihre einzigen beiden Mitbewerber, das sich aus der Verletzung der gegenüber dem NIH abgegebenen Lizenzversprechen, der Verletzung der lizenzvertraglichen Verpflichtungen gegenüber der

Beklagten, der Verunsicherung des Marktes und die Belastung der Beklagten und NanoStrings mit den Kosten, Risiken und Wettbewerbsnachteilen eines Patentverletzungsprozesses zusammensetzt. Die Klägerin zu 1) habe ihre Mitarbeiter nachweislich hinsichtlich ihrer Kommunikation mit (potenziellen) Kunden zu den gerichtlichen Auseinandersetzungen gebrieft. Was im Ausgangspunkt unproblematisch sei, sei im Fall der Klägerin zu 1) zu einem FAQDokument ausgewachsen, in dem die Klägerin zu 1) ihre Mitarbeiter gezielt angewiesen habe, den Markt weiter zu verunsichern. Ferner vertritt die Beklagte die Ansicht, dass sich hieraus auch der Nachweis eines preisbezogenen Behinderungsmissbrauchs ergebe. Nachfrager auf dem SSTMarkt würden zögern, die SST-Instrumente der Beklagten zu erwerben, da angesichts der (in missbräuchlicher Weise) geltend gemachten Unterlassungsansprüche für sie nicht absehbar sei, ob bzw. in welchem Umfang und mit welcher Sicherheit die Beklagte in der Lage sein werde, die zum Betrieb der Instrumente benötigten Verbrauchsmaterialien und Zubehörteile zu liefern. Diese Verunsicherung nutzt die Klägerin zu 1) aus, indem sie den Markt mit Produktbündeln aus Visiumund/oder Chromium-Produkten plus Xenium-Produkt flutet und gleichzeitig die Preise so stark reduziert, dass sich aus Sicht der Kunden der Erwerb von Xenium als nahezu einzig vertretbare Entscheidung darstellt.

Es ist nicht zu erkennen, dass die aus diesen Dokumenten ggfs. zu ermittelnden Tatsachen für das vorliegende Patentverletzungsverfahren erheblich sind. Insbesondere ist nicht zu erkennen, dass die Tatsachen einen Einwand begründen können, der im vorliegenden Verfahren zu berücksichtigen wäre. Denn die Beklagte möchte mit den begehrten Dokumenten einen preisbezogenen Behinderungsmissbrauch begründen. Insofern wirft sie der Klägerin zu 1) vor, mit der Bepreisung ihrer Produkte die Produkte der Beklagten vom Markt drängen zu wollen. Die Klägerinnen haben zu Recht darauf verwiesen, dass ein preisbezogener Behinderungsmissbrauch weder erheblich ist für die Frage der Patentverletzung noch für aus der Patentverletzung folgende Sekundäransprüche. Die Zuständigkeit bezüglich eines vermeintlichen preisbezogenen Behinderungsmissbrauchs liegt bei der Europäischen Kommission, den nationalen Kartellämtern oder den für Wettbewerbssachen zuständigen Gerichten, nicht jedoch dem Einheitlichen Patentgericht. Mit Blick auf wettbewerbsrechtliche Implikationen fällt in die Jurisdiktion des Einheitlichen Patengerichts allein die Frage, ob die Ausübung der patentrechtlich verbürgten Ansprüche, also insbesondere die klageweise Geltendmachung einer Patentverletzung einen Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung darstellt. Allein dies kann als Streitigkeit über europäische Patente und europäische Patente mit einheitlicher Wirkung gemäß Art. 1 Abs. 1 EPGÜ eingeordnet werden, da dann die vermeintliche wettbewerbsrechtswidrige Verhaltensweise gerade aus der Patentverletzungsklage erfolgen soll. Der Frage einer durch die Preispolitik eines Unternehmens bewirkte vermeintliche Wettbewerbsbehinderung fehlt eine Verbindung zu einer patentrechtlichen Streitigkeit.

Die Beklagte hat mit Schriftsatz vom 30. August 2024 einen Überprüfungsantrag nach Regel 333.1 VerfO eingereicht (App_49415/2024). Die Klägerinnen haben hierzu mit Schriftsatz vom 30. September 2024 Stellung genommen.

GRÜNDE:

Der Antrag ist zulässig und überwiegend begründet. Der Spruchkörper stimmt ausdrücklich der von der Berichterstatterin vertretenen Ansicht, dass der Einwand des Rechtsmissbrauchs auch vor dem EPG Berücksichtigung findet, zu. Im Übrigen wird nach Überprüfung durch den Spruchkörper die Anordnung der Berichterstatterin vom 15. August 2024 teilweise abgeändert.

• 1. Der Antrag ist zulässig.

Der Antrag vom 30. August 2024 ist binnen der Frist nach Regel 333.2 VerfO gestellt, die Gebühr entrichtet. Die Klägerinnen hatten Gelegenheit zur Stellungnahme nach Regel 333.2, die sie wahrgenommen haben. Bei der Anordnung der Berichterstatterin zur Vorlage von Dokumenten im schriftlichen Verfahren handelt es sich um eine in den Anwendungsbereich der Regel 333.1 VerfO fallende Anordnung. Nach Regel 333.1 VerfO sind alle verfahrensleitenden Entscheidungen oder Anordnungen des Berichterstatters oder des Vorsitzenden Richters (Englische Fassung: 'Case management decisions or orders made by the judge-rapporteur or the presiding judge'; Französische Fassung: 'Les décisions ou ordonnances relatives au traitement des affaires rendues par le juge-rapporteur ou le président') auf begründeten Antrag durch den Spruchkörper überprüfbar. Die Anordnung bzw. Zurückweisung der Vorlage von Dokumenten nach Regel 190 VerfO gestaltet den Verfahrensgang und ist mithin verfahrensleitend.

2. Der Antrag ist überwiegend begründet.

a)

Die Beklagte kann nach Überprüfung durch den Spruchkörper die mit den Vorlageanträgen 2) und 3) begehrten Dokumente verlangen. Die Beklagte hat in der Klageerwiderung den Inhalt auszugsweise wie folgt wiedergegeben (vgl. Klageerwiderung vom 30. November 2023, Seite 121 f. mit Bezug auf Anlage B 2, Seiten 2 f., 6 und 7)):

'The facts that have since unfolded confirm both [...]'s and 10x's culpability. [redacted] These are classic hallmarks of anticompetitive conduct. Not only that, but discovery has shown that [redacted] - to obtain a dominant position in the market. Likewise, internal [...] emails from 2020 tell an incriminating story.[redacted] [redacted] [redacted] 1 2 3

1 Exhibit A at HARV0007138. The Exhibits cited herein refer to the Exhibits attached to the Declaration of [...], filed contemporaneously.

2 Exhibit B at HARV0008315.

3 Exhibit D at HARV0025592.'

'Despite full awareness of the issue, [...] and Dr. [...] chose the 10x payoff and expanded [...]'s license at Vizgen's expense.

7 Exhibit C at HARV0007092.'

'Discovery has further confirmed Vizgen's allegations that 10x acquired [...] for its intellectual property, with the end-goal of pushing others out of the market. For example, [redacted] 10 .

[redacted] 10x's anticompetitive behavior goes beyond [redacted]

10 Exhibit E at HARV0025358.

11 Exhibit F at 10XH-00024859.'

und sowie

Sie hat hierzu in ihrem Antrag auf Überprüfung ausgeführt, dass die bezeichneten E-Mails zeigen würden, dass die Klägerin zu 1) ihr Handeln einschließlich des Erwerbs von [...] darauf ausrichte, eine marktbeherrschende Stellung auf dem SST-Markt zu erlangen, und dass der Klägerin zu 2) bekannt gewesen sei, dass sie mit der [...]-Lizenz bzw. deren Übertragung auf die Klägerin zu 1) der Beklagten schaden würde. Dabei zeige gerade die Vorlage dieser E- Mailkorrespondenz im Rahmen der US-Discovery (die ebenfalls eine Relevanz für das dortige Verfahren erfordert und keine anlasslose Ausforschung erlaubt) und die Verwendung in dem Antrag auf eine AntiSuit Injunction, dass die E-Mailkorrespondenz von höchster Relevanz für das vorliegende Verfahren sei, zumal sie - neben der sich aus dem Lizenzvertrag ergebenden objektiven Schädigung der Beklagten durch die Klägerinnen - Motivation und Zielrichtung ihres Handelns offenlege und damit die subjektive Komponente des Missbrauchseinwands nachweise.

Die Auszüge aus den Emails nebst der in diesem Zusammenhang erfolgten Ausführungen können nach erneuter Überprüfung tatsächlich ggfs. den Schluss zulassen, dass die Klägerin zu 1) ihr Handeln einschließlich des Erwerbs von [...] darauf ausgerichtet hat, andere Wettbewerber aus dem Markt zu drängen und entsprechendes der Klägerin zu 2) bekannt war. Sollte sich entsprechendes den von der Beklagten genauer spezifizierten Dokumenten entnehmen lassen, könnte hierin möglicherweise ein Einwand des Rechtsmissbrauchs begründet liegen. Die in den Auszügen geäußerte Ansicht, dass zum einen die [...]-Lizenz zu Lasten der Beklagten erweitert wurde sowie [...] erworben wurde, um andere Marktteilnehmer aus dem Markt zu drängen, bietet jedenfalls einen Anhaltspunkt für einen vom Gericht zu beachtenden Rechtsmissbrauchseinwand.

b)

Begründet ist der Antrag weiterhin mit Blick auf die Vorlage des in Ziffern 5) (FAQ-Dokument) genannten Dokumente. Nach Ansicht der Beklagten lässt sich dem FAQ-Dokument entnehmen, dass die Klägerin zu 1) ihre Mitarbeiter gezielt angewiesen hat, den Markt weiter zu verunsichern.

In dem bereits oben zitierten öffentlich zugänglichen Protokoll zur US-Anhörung am 26. April 2024 heißt es hierzu (S. 71):

'Well, how salespeople are told to talk about the litigation is actually very important for, as you said, the open early/close late theory. That is, in fact, our primary theory. It's -- if they're being told to go out and talk about how this litigation is going to put Vizgen out of business, how it's going to - or NanoString as well because our claim is about harm to competition. To the extent this document is saying, talk about the injunction, that the fact that researchers might not have the ability to use these instruments in the future, if it is instructing salespeople on how to leverage the fact of this litigation to sell more or to scare away potential customers, that's directly relevant to harm to competition based on the anticompetitive facts directly at issue in the case, and currently, regardless of the motion to amend.'

Dem lässt sich entnehmen, dass gerade auch die Patentverletzungsklage dazu dient, den Markt und potentielle Kunden zu verunsichern. Die Kunden sollten darauf verwiesen werden, dass die Beklagte aufgrund der gerichtlichen Auseinandersetzung aus dem Markt entfernt werden könnte und Produkte von der Beklagten in Zukunft nicht greifbar wären. Wäre dies der Fall, könnte auch hier - im Zusammenhang mit weiteren Tatsachen - ein rechtsmissbräuchliches Verhalten liegen.

Denn insofern kann ein unmittelbarer Zusammenhang zwischen der Patentverletzungsklage und dem Verhalten der Klägerinnen nicht ausgeschlossen werden.

c)

Unbegründet bleit hingegen der Antrag nach Ziffer 4) (Anlage H - Dokument der Zeugin [...]). Danach soll sich aus dem Transcript der Zeugenaussage ergeben, dass der Verkauf unter Einstandspreis bestätigt wurde. Nach Ansicht der Beklagten ist ein Kunde, der sich jetzt für ein Xenium-Produkt entscheidet, für die Beklagte kurz- und mittelfristig nicht mehr erreichbar. Die Anschaffungskosten für die Produkte seien hoch und ihre Nutzung auf mehrere Jahre angelegt. Die Klägerin zu 1) lege es also nicht nur darauf an, die Beklagte als Mitbewerberin vom Markt zu verdrängen, sondern fahre gleichzeitig Maßnahmen, um die Kunden an sich zu binden und einen Wiedereintritt der Beklagten in den Markt bzw. ihr Werben um Kunden in dem Zeitpunkt zu erschweren, in dem sich die Verunsicherung des Marktes legt - dies werde insbesondere dann der Fall sein, wenn sich zeige, dass die Patentverletzungsklagen allesamt keine Aussicht auf Erfolg haben, weil entweder die Patente nichtig oder nicht verletzt sind. Werden ihre Patentverletzungsklagen abgewiesen und das missbräuchliche Handeln der Klägerinnen offenbar, könnten die Kunden zwar im Grundsatz geneigt sein, auf Produkte der Beklagten umzusteigen, werden dies aber aufgrund ihrer derzeitigen Entscheidung für das Produkt der Klägerin zu 1) aus finanziellen Gründen nicht tun.

Das Gericht bleibt bei der Auffassung, dass ein preisbezogener Behinderungsmissbrauch weder erheblich ist für die Frage der Patentverletzung noch für aus der Patentverletzung folgende Sekundäransprüche. Der Frage einer durch die Preispolitik eines Unternehmens bewirkte vermeintliche Wettbewerbsbehinderung fehlt eine Verbindung zu einer patentrechtlichen Streitigkeit.

d)

Die Vorlageanträge der Beklagten sind, soweit im Rahmen des Antrags nach Regel 333 VerfO darüber entschieden wurde, auch verhältnismäßig. Sämtliche der bezeichneten Dokumente liegen bereits in dem US-Verfahren vor und sind dort Beweismittel für die Ansprüche der Beklagten gegen die Klägerinnen. Eine erneute Vorlage auch im hiesigen Verfahren stellt daher keine übermäßige Belastung der Klägerinnen dar, sondern ist ohne weiteres möglich und stellt sicher, dass auch der hiesigen Lokalkammer der relevante Sachverhalt zur Kenntnis gelangt. Darüber hinaus wird den Geheimhaltungsinteressen der Klägerinnen durch entsprechende Anordnungen auf Geheimnisschutz nach Regel 262A VerfO - entsprechend der bereits ergangenen Anordnung in APP_39808/2024 - hinreichend Rechnung getragen.

Ein Antrag gemäß Art. 59 Abs. 1 EPGÜ und R. 190 VerfO setzt die Erforderlichkeit der Vorlage, eine Beweisnot, voraus (Tilman/Plassmann, Einheitspatent, 2024, Art. 59 EPGÜ, Rz. 7; Tilman/Plassmann/Ahrens, aaO, R. 190 EPGVerfO, Rz 25). Hinsichtlich dessen kann festgestellt werden, dass die Vorlage erforderlich ist. Die Beklagte hat keine andere Möglichkeit Kenntnis von den Dokumenten zu erlangen. Zwar könnte die Erstreckung der Protective Order des USVerfahrens mittels einer cross-use-Klausel auch auf das hiesige Verfahren erfolgen. Einem crossuse haben die Klägerinnen nicht zugestimmt. Die Beklagte ist nicht gehalten, anstelle ihrer Anträge auf Beweismittelvorlage nach Art. 59 Abs. 1 EPGÜ, Regel 190 VerfO vorrangig ein Beweiserlangungsverfahren in den USA durchzuführen. Ein solches Verfahren nach 35 U.S.C. § 1782 ist mit erheblichem Aufwand und Kosten verbunden. Die Möglichkeiten einer US-Discovery und eines Vorlageantrags im hiesigen Verfahren stehen selbstständig nebeneinander, ohne dass

die Beklagte gezwungen wäre, vor der Geltendmachung der ihr nach dem anwendbaren Prozessrecht zustehenden Vorlageansprüche erst die Möglichkeiten auszuschöpfen, die ihr das US-Recht bietet. Maßgeblich sind die Beweisregeln der hiesigen Verfahrensordnung.

Die getroffene Geheimnisschutzregelung setzt das Regime fort, das bereits für andere von der Protective Order des U.S.- Verfahrens zwischen den Parteien mit Zustimmung aller Parteien im hiesigen Verfahren durch Anordnung vom 15. August 2024 (Nr. 40053/2024 im dazugehörigen Verfahren 39808/2024) bestimmt wurde. Wie im vorliegenden Rechtsstreit in der Anordnung vom 15. August 2024 (Nr. 40053/2024 im dazugehörigen Verfahren 39808/2024, S. 2) bereits festgehalten wurde, ist eine Beschränkung des 'Confidentiality Club' auf die anwaltlichen Vertreter zuzulassen, wenn beide Parteien sich hiermit einverstanden erklären (ebenso auch LK Den Haag, Anordnung vom 4. März 2024, UPC_CFI_239/2023, App_589842/2023, Rn. 10). Die geheimhaltungsbedürftigen Informationen sind Bestandteil der Protective Order aus dem USParallelverfahren, die den Zugang auf die Outside Attorneys der Parteien unter Ausschluss der Parteien selbst beschränkt (vgl. Anordnung Nr. 40053/2024 im Verfahren 39808/2024, S. 2). Die Parteien haben sich mit dem zuständigen US-Gericht darauf verständigt, dass für Dokumente, die Bestandteil der Protective Order sind und im hiesigen UPC-Verfahren von der Beklagten identifiziert und deren Vorlage von ihr beantragt wird, ein Geheimnisschutz erwirkt werden soll, der die Zugangsbeschränkung 'Outside Attorneys' Eyes Only' vorsieht. Diese Vereinbarung haben die Parteien mit den Schriftsätzen der Beklagten vom 3. Juli 2024 und der Stellungnahme der Klägerinnen vom 11. Juli 2024 (jeweils im Verfahren 39808/2024) im hiesigen Streitverfahren bestätigt.

Die Berufung ist zuzulassen, weil die Fragen zur Reichweite und den Anforderungen an Vorlageanträge nach den Regeln 190 und 191 VerfO noch nicht einheitlich entschieden wurden und eine über den Einzelfall hinausgehende Bedeutung hat.

ANORDNUNG:

• I. Die Anordnung der Berichterstatterin vom 15. August 2024 wird wie folgt abgeändert:

• 1. Der Klägerin zu 1) wird aufgegeben, die E-Mail mit dem Betreff 'Sales Bundles Across Platforms' vom 28. April vorzulegen, die sie in dem das US-Parallelverfahren begleitenden Discovery-Verfahren unter der production number 10XH-00024859 gegenüber den US-Verfahrensbevollmächtigten der Beklagten offengelegt hat, vorzulegen. (Antrag zu Ziffer 2))
• 2. Der Klägerin zu 2) wird aufgegeben, die nachfolgend näher bezeichneten E-Mails vorzulegen, die sie in dem das US-Parallelverfahren begleitenden DiscoveryVerfahren unter den jeweils genannten production numbers gegenüber den USVerfahrensbevollmächtigten der Beklagten offengelegt hat:

• a. E-Mail vom 7. August 2020 mit dem Betreff '[...]', production number HARV0007138;

• b. E-Mail vom 22. September 2020 mit dem Betreff '[...] Amendment', production number HARV0008315;

• c. E-Mail vom 21. September 2020 mit dem Betreff '[...], [...] time sensitive request', production number HARV0007092;

• d. E-Mail vom 7. Oktober 2020 mit dem Betreff '[...]CapHighLevel.pdf', production number HARV00025592:

• e. E-Mail vom 17. November 2020 mit dem Betreff '[...] - FISSEQ technology', production number HARV0025358. (Antrag zu Ziffer 3))

• 3. Der Klägerin zu 1) wird aufgegeben, das in dem öffentlich zugänglichen Protokoll zur Anhörung vor dem zuständigen US-Richter [...] am 26. April 2024 genannte Frequently-Asked-Questions ('FAQ')-Dokument, mit dem das Vertriebspersonal der Klägerin zu 1) Talking Points zur Verfügung gestellt bekommen hat, um mit Kunden über die gerichtliche Auseinandersetzung zwischen den Klägerinnen und NanoString zu sprechen, sowie das Transcript der Deposition des Zeugen [...] vorzulegen. (Antrag zu Ziffer 5))

• II. Die in der Ziffer I. angeordnete Vorlage hat - sofern nicht Berufung eingelegt wird binnen 2 Wochen nach Maßgabe der Anordnung in Ziffer III. zu erfolgen.

• III.1. Es wird angeordnet, dass es sich bei den Dokumenten und deren Inhalten, die Gegenstand der Ziffer I. sind, um geheimhaltungsbedürftige Informationen handelt, die streng vertraulich zu behandeln sind und außerhalb des vorliegenden Rechtsstreits auch nach dessen Abschluss nicht genutzt oder offengelegt werden dürfen ('Geheimhaltungsbedürftige Informationen').

• 2. Die Geheimhaltungsbedürftigen Informationen dürfen nur den Prozessbevollmächtigten nebst ihrer Sekretariate zugänglich gemacht werden ('Outside Attorneys' Eyes Only'), wie sie im CMS als Legal Team für diesen Rechtsstreit hinterlegt sind. Ein darüber hinausgehender Zugriff, insbesondere auch durch Mitarbeiter oder Vertreter der Parteien, auf die Geheimhaltungsbedürftigen Informationen ist unzulässig. Der Zugang zu den Geheimhaltungsbedürftigen Informationen durch die jeweiligen Prozessbevollmächtigten der Parteien in dem Verfahren vor dem U.S. District Court for the District of Delaware, Az. 1:22-cv-00595MFK, bleibt hiervon unberührt.

• IV. Im Übrigen wird der Antrag zurückgewiesen.

• V. Die Berufung wird zugelassen.

D ETAILS DER ANORDNUNG:

Anordnung Nr. ORD_49705/2024 in ACTION NUMBER: ACT_460565/2023

UPC number:

UPC_CFI_22/2023

Action type:

Infringement Action

Application No.:

49415/2024

Application Type:

APPLICATION_ROP_333

INFORMATIONEN ÜBER DIE BERUFUNG

Gegen die vorliegende Anordnung kann entweder - durch jede Partei, die ganz oder teilweise in ihren Anträgen erfolglos war, zusammen mit der Berufung gegen die Endentscheidung des Gerichts erster Instanz in der Hauptsache Berufung eingelegt werden, oder - unter Hinweis auf die in diesen Anordnung zu diesem Zweck erteilte Zustimmung - binnen 15 Tagen nach Zustellung der entsprechenden Entscheidung Berufung durch jede Partei, die ganz oder teilweise in ihren Anträgen erfolglos war, eingelegt werden (Art. 73 (2) (b) EPGÜ, R. 220.2, 224.1 (b) VerfO).