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11 December, 2023	Order	ORD_587438/2023	Munich (DE) Local Di…	EP3611989	Regel 263 VerfO ...	Please log in to add tags.	Please log in to add notes. Please log in to add tags. Show on UPC ORD_587438/2023 UPC_CFI_9/2023 11 December, 2023 Order Summary (AI generated) Parties Huawei Technologies Co. Ltd v. Netgear Inc., Netgear Deutschland GmbH, Netgear International Limited Registry Information Court Division: Munich (DE) Local Division Type of Action: Infringement Action Language of Proceedings: DE Patent at issue EP3611989 Cited Legal Standards Regel 263 (1) ROP Regel 263.1 VerfO Regel 263.3 VerfO Regel 263 VerfO Documents Download Order (DE) Add a custom note or summary to this decision Styles Text Heading 1 Heading 2 Heading 3 Bold ⌘B Italic ⌘I Strikethrough ⌘+Shift+S Bullet list Ordered list Blockquote ⌘+Shift+B Insert link ⌘K Insert link Unlink Align Left Center Right Lokalkammer München Anordnung des Gerichts erster Instanz des Einheitlichen Patentgerichts in dem Hauptsacheverfahren UPC_CFI_9/2023 betreffend das Europäische Patent 3 611 989 ACT_459771/2023 App_587438/2023 (Regel 263 VerfO) erlassen am 11/12/2023 Leitsätze: Zur Zulässigkeit der Erweiterung der Klage um Ansprüche aus einem weiteren Klagepatent nach Abschluss eines Beschränkungsverfahrens. Keywords: Klageerweiterung; weiteres Klagepatent; Beschränkungsverfahren; Möglichkeit der Abtrennung Antragstellerin 1) Huawei Technologies Co. Ltd (Klägerin des Hauptverfahrens) - Bantian Huawei Base Longgang District Shenzhen - 518129 - Shenzhen - CN vertreten durch Tobias J. Hessel Antragsgegner 1) NETGEAR Deutschland GmbH (Beklagte des Hauptverfahrens) - Konrad-Zuse- Platz 1 - 81829 - München - DE 2) Netgear Inc. (Beklagte des Hauptverfahrens) - 350 E Plumeria Dr - 95134 - San Jose - US 3) Netgear International Limited (Beklagte des Hauptverfahrens) - First Floor Building 3, University Technology Centre, Curraheen Road - T12K516 - Cork - IE vertreten durch Stephan Dorn vertreten durch Stephan Dorn vertreten durch Stephan Dorn Klagepatente Patent N . r Inhaberin EP3611989 Huawei Technologies Co. Ltd ZUSAMMENSETZUNG DES SPRUCHSKÖRPERS Vorsitzender Richter und Berichterstatter rechtlich qualifizierter Richter rechtlich qualifizierter Richter Matthias Zigann Tobias Pichlmaier Edger Brinkman Diese Anordnung wurde vom Vorsitzenden Richter und Berichterstatter Matthias Zigann erlassen. VERFAHRENSSPRACHE Deutsch GEGENSTAND DES VERFAHRENS Patentverletzung hier: Antrag nach Regel 263 VerfO auf Zulassung der Erweiterung der Klage um Ansprüche aus dem Europäischen Patent 3 678 321. ANTR˜GE Die Antragstellerin (Klägerin im Hauptsacheverfahren) beantragt, die anhängige Klage gemäß Regel 263 (1) ROP um die nachfolgend spezifizierten Anträge basierend auf dem weiteren Klagepatent EP 3 678 321 zu erweitern. Die Antragsgegner (Beklagte im Hauptsacheverfahren) beantragen, den Antrag der Klägerin auf Zulassung der Klageerweiterung vom 23. November 2023 zurückzuweisen. SACHVERHALT Die Klägerin nimmt die Beklagten wegen Verletzung der Europäischen Patente 3 611 989 und 3 678 321 in Anspruch. Sie erhob zunächst am 01.06.2023 Klage gestützt allein auf das Europäische Patent 3 611 989. Mit Schriftsatz vom 23.11.2023 beantragte sie die Zulassung der Erweiterung der Klage auf Ansprüche aus dem Europäischen Patent 3 678 321. Die Klägerin trägt vor, dass sie wegen eines Beschränkungsverfahrens vor dem Europäischen Patentamt betreffend das Europäische Patent 3 611 989, das im Zeitraum 13.04.2023 bis 20.10.2023 stattgefunden habe, gehindert gewesen sei, Ansprüche gestützt auf dieses Patent bereits mit der Klage vom 01.06.2023 geltend zu machen. Die Klageerweiterung richte sich gegen dieselben Verletzungshandlungen rund um die WiFi6-Funktionalität der Verletzungsformen. Die Erweiterung sei daher prozessökonomisch. Die Beklagten würden durch die Zulassung nicht unangemessen benachteiligt. Die Beklagten sind der Ansicht, dass das Vorliegen der Voraussetzungen der Regel 263 VerfO bereits nicht hinreichend dargetan sei. Im Beschränkungsverfahren seien lediglich die Merkmale des Unteranspruchs 6 (bezogen auf den Verfahrensanspruch) bzw. des identischen Unteranspruchs 14 (bezogen auf den Vorrichtungsanspruch) in die ursprünglichen Hauptansprüche 1, 2, 9 und 10 mit aufgenommen worden. Diese Ansprüche seien nunmehr die neuen Ansprüche 1 bis 4 der B3 Schrift des EP 321. Alle anderen Ansprüche seien gestrichen worden. Neue Merkmale seien den Ansprüchen hingegen nicht hinzugefügt worden. Mithin hätte die Klägerin die nun beschränkte Fassung bereits am 01.06.2023 zum Gegenstand einer Klage machen können. Es sei ihr ohne weiteres möglich gewesen, den Verletzungsvorwurf auf die ursprünglichen Hauptansprüche und ursprünglichen Unteransprüche 6 und 14 des EP 321 zu stützen. Auch eine nachträgliche Beschränkung der geltend gemachten Ansprüche, um diese dem Ausgang des vor dem Europäischen Patentamts anhängigen Beschränkungsverfahrens anzupassen, wäre ihr nach Regel 263.3 VerfO ohne weiteres möglich gewesen. Der Klägerin gehe es mit dem gestellten Antrag einzig und allein darum, die erneute Zustellung einer Klageschrift an die Beklagten zu vermeiden. Darüber hinaus würden die Beklagten durch die Klageerweiterung unangemessen in ihrer Verfahrensführung behindert. GRÜNDE Der Antrag auf Zulassung der Klageänderung ist zulässig und begründet. Nach Regel 263.1 VerfO kann eine Partei zu jedem Zeitpunkt des Verfahrens beim Gericht die Zulassung einer Klageänderung oder Klageerweiterung, einschließlich einer Widerklage, beantragen. In dem Antrag ist zu begründen, weshalb die ˜nderung oder Ergänzung nicht schon in dem ursprünglichen Schriftsatz enthalten war. Vorbehaltlich des Absatzes 3 wird die Zulassung abgelehnt, wenn die Partei, welche die ˜nderung beantragt, unter Berücksichtigung aller Umstände das Gericht nicht davon überzeugen kann, dass (a) die in Rede stehende ˜nderung bei gebotener Sorgfalt nicht früher vorgenommen werden konnte und (b) die ˜nderung die andere Partei in ihrer Verfahrensführung nicht unangemessen behindert. Der Antrag wurde zulässig gestellt. Die Antragstellerin hat zu allen Tatbestandsmerkmalen vorgetragen. Die Voraussetzungen für eine Ablehnung der Zulassung liegen nicht vor. Das Gericht ist davon überzeugt, dass die in Rede stehende ˜nderung bei gebotener Sorgfalt nicht früher vorgenommen werden konnte. Das Beschränkungsverfahren lief bis zum 20.10.2023. Der Antrag auf Klageänderung stammt vom 23.11.2023. Der zeitliche Verzug ist durch die Notwendigkeit der anwaltlichen Aufbereitung erklärbar. Ein sorgfältiger Kläger war auch nicht gehalten, während des laufenden Beschränkungsverfahrens bereits Klage einzureichen. Denn ungeachtet des Umstandes, dass die Gerichte mancher EPÜ-Staaten die Geltendmachung eines beschränkten Patentanspruchs vor Abschluss eines Beschränkungsverfahrens nicht zulassen und noch zu klären sein wird, wie es sich beim Einheitlichen Patengerichts verhält, wäre die Klägerin im Falle eines solchen Vorgehens je nach Ausgang des Beschränkungsverfahrens gezwungen gewesen, im Wege der Klageänderung die Klage an die Geschehnisse im Beschränkungsverfahren anzupassen. Die Notwendigkeit der einen Klageänderung würde demnach durch die Notwendigkeit einer anderen Klageänderung ersetzt. Die Ablehnung der Zulassung brächte daher keinerlei Gewinn für die Verfahrensökonomie. Das Gericht ist darüber hinaus davon überzeugt, dass die ˜nderung die andere Partei in ihrer Verfahrensführung nicht unangemessen behindert. Ein gewisses Maß an Behinderung steht der Zulassung bereits nach dem Gesetz nicht entgegen. Darüber hinaus ist das Gericht im Falle der gemeinsamen Führung beider Patente innerhalb desselben Verletzungsverfahrens verpflichtet, der Beklagten in Bezug auf das zweite Patent weitgehend dieselben Verteidigungsmöglichkeiten einzuräumen, wie im Falle einer neuen, weiteren Klage. Dies kann durch Einräumung bzw. Verlängerung von Stellungnahmefristen geschehen. Im Falle der Abtrennung des Gegenstandes der Klageerweiterung würde dies sogar noch vereinfacht. Die Parteien werden zu der Frage, ob der Gegenstand der Klageerweiterung abgetrennt werden kann oder soll, in einem gesonderten Workflow angehört werden. ANORDNUNG Dem Antrag der Antragstellerin (Klägerin des Hauptsacheverfahrens) vom 23.11.2023 auf Zulassung der Erweiterung der Klage gemäß Regel 263.1 VerfO um die im Schriftsatz vom 23.11.2023 spezifizierten Anträge basierend auf dem weiteren Klagepatent EP 3 678 321 wird stattgegeben. Der Streitwert wird nach Klageerweiterung auf ins gesamt 2 Mio. € festgesetzt , davon entfallen auf den Gegenstand der Klageerweiterung 1 Mio. €. ANWEISUNGEN AN DIE PARTEIEN UND DAS REGISTER Im Hinblick auf die Erhöhung des Streitwerts sind weitere Gerichtsgebühren zu vereinnahmen. Diese sind im Falle der Abtrennung des Gegenstandes der Klageerweiterung dem neu gebildeten Verfahren zuzuschreiben. Es wird daher angeregt, mit der Gebührenerhebung zuzuwarten. Die Parteien werden Gelegenheit erhalten, innerhalb von 14 Tagen zur Frage der Abtrennung Stellung zu nehmen. Dr. Zigann Vorsitzender Richter und Berichterstatter Matthias ZIGANN ZIGANN Digital unterschrieben von Matthias Datum: 2023.12.11 14:26:17 +01'00' DETAILS DER ANORDNUNG ACTION NUMBER: ACT_459771/2023 UPC number: UPC_CFI_9/2023 Action type: Infringement Action Related proceeding no. Application No.: 587438/2023 Application Type: APPLICATION_ROP_265 INFORMATION ÜBER DIE BERUFUNG Diese verfahrensleitende Anordnung kann auf begründeten Antrag einer Partei vom Spruchkörper überprüft werden (Regel 333 VerfO). Der Antrag ist innerhalb von 15 Tagen ab Zustellung einzureichen.

ORD_587438/2023

Lokalkammer München

Anordnung des Gerichts erster Instanz des Einheitlichen Patentgerichts in dem Hauptsacheverfahren UPC_CFI_9/2023 betreffend das Europäische Patent 3 611 989 ACT_459771/2023 App_587438/2023 (Regel 263 VerfO) erlassen am 11/12/2023

Leitsätze:

Zur Zulässigkeit der Erweiterung der Klage um Ansprüche aus einem weiteren Klagepatent nach Abschluss eines Beschränkungsverfahrens.

Keywords:

Klageerweiterung; weiteres Klagepatent; Beschränkungsverfahren; Möglichkeit der Abtrennung

Antragstellerin

1) Huawei Technologies Co. Ltd

(Klägerin des Hauptverfahrens) - Bantian Huawei Base Longgang District Shenzhen - 518129 - Shenzhen - CN

vertreten durch Tobias J. Hessel

Antragsgegner

1) NETGEAR Deutschland GmbH

(Beklagte des Hauptverfahrens) - Konrad-Zuse-

Platz 1 - 81829 - München - DE

2) Netgear Inc.

(Beklagte des Hauptverfahrens) - 350 E

Plumeria Dr - 95134 - San Jose - US

3) Netgear International Limited

(Beklagte des Hauptverfahrens) - First Floor Building 3, University Technology Centre, Curraheen Road - T12K516 - Cork - IE

vertreten durch Stephan Dorn vertreten durch Stephan Dorn

vertreten durch Stephan Dorn

Klagepatente

Patent N . r

Inhaberin

EP3611989

Huawei Technologies Co. Ltd

ZUSAMMENSETZUNG DES SPRUCHSKÖRPERS

Vorsitzender Richter und Berichterstatter rechtlich qualifizierter Richter rechtlich qualifizierter Richter

Matthias Zigann Tobias Pichlmaier Edger Brinkman

Diese Anordnung wurde vom Vorsitzenden Richter und Berichterstatter Matthias Zigann erlassen.

VERFAHRENSSPRACHE

Deutsch

GEGENSTAND DES VERFAHRENS

Patentverletzung

hier: Antrag nach Regel 263 VerfO auf Zulassung der Erweiterung der Klage um Ansprüche aus dem Europäischen Patent 3 678 321.

ANTR˜GE

Die Antragstellerin (Klägerin im Hauptsacheverfahren) beantragt, die anhängige Klage gemäß Regel 263 (1) ROP um die nachfolgend spezifizierten Anträge basierend auf dem weiteren Klagepatent EP 3 678 321 zu erweitern.

Die Antragsgegner (Beklagte im Hauptsacheverfahren) beantragen, den Antrag der Klägerin auf Zulassung der Klageerweiterung vom 23. November 2023 zurückzuweisen.

SACHVERHALT

Die Klägerin nimmt die Beklagten wegen Verletzung der Europäischen Patente 3 611 989 und 3 678 321 in Anspruch. Sie erhob zunächst am 01.06.2023 Klage gestützt allein auf das Europäische Patent 3 611 989. Mit Schriftsatz vom 23.11.2023 beantragte sie die Zulassung der Erweiterung der Klage auf Ansprüche aus dem Europäischen Patent 3 678 321.

Die Klägerin trägt vor, dass sie wegen eines Beschränkungsverfahrens vor dem Europäischen Patentamt betreffend das Europäische Patent 3 611 989, das im Zeitraum 13.04.2023 bis 20.10.2023 stattgefunden habe, gehindert gewesen sei, Ansprüche gestützt auf dieses Patent bereits mit der Klage vom 01.06.2023 geltend zu machen. Die Klageerweiterung richte sich gegen dieselben Verletzungshandlungen rund um die WiFi6-Funktionalität der Verletzungsformen. Die Erweiterung sei daher prozessökonomisch. Die Beklagten würden durch die Zulassung nicht unangemessen benachteiligt.

Die Beklagten sind der Ansicht, dass das Vorliegen der Voraussetzungen der Regel 263 VerfO bereits nicht hinreichend dargetan sei. Im Beschränkungsverfahren seien lediglich die Merkmale des Unteranspruchs 6 (bezogen auf den Verfahrensanspruch) bzw. des identischen

Unteranspruchs 14 (bezogen auf den Vorrichtungsanspruch) in die ursprünglichen Hauptansprüche 1, 2, 9 und 10 mit aufgenommen worden. Diese Ansprüche seien nunmehr die neuen Ansprüche 1 bis 4 der B3 Schrift des EP 321. Alle anderen Ansprüche seien gestrichen worden. Neue Merkmale seien den Ansprüchen hingegen nicht hinzugefügt worden. Mithin hätte die Klägerin die nun beschränkte Fassung bereits am 01.06.2023 zum Gegenstand einer Klage machen können. Es sei ihr ohne weiteres möglich gewesen, den Verletzungsvorwurf auf die ursprünglichen Hauptansprüche und ursprünglichen Unteransprüche 6 und 14 des EP 321 zu stützen. Auch eine nachträgliche Beschränkung der geltend gemachten Ansprüche, um diese dem Ausgang des vor dem Europäischen Patentamts anhängigen Beschränkungsverfahrens anzupassen, wäre ihr nach Regel 263.3 VerfO ohne weiteres möglich gewesen. Der Klägerin gehe es mit dem gestellten Antrag einzig und allein darum, die erneute Zustellung einer Klageschrift an die Beklagten zu vermeiden. Darüber hinaus würden die Beklagten durch die Klageerweiterung unangemessen in ihrer Verfahrensführung behindert.

GRÜNDE

Der Antrag auf Zulassung der Klageänderung ist zulässig und begründet.

Nach Regel 263.1 VerfO kann eine Partei zu jedem Zeitpunkt des Verfahrens beim Gericht die Zulassung einer Klageänderung oder Klageerweiterung, einschließlich einer Widerklage, beantragen. In dem Antrag ist zu begründen, weshalb die ˜nderung oder Ergänzung nicht schon in dem ursprünglichen Schriftsatz enthalten war. Vorbehaltlich des Absatzes 3 wird die Zulassung abgelehnt, wenn die Partei, welche die ˜nderung beantragt, unter Berücksichtigung aller Umstände das Gericht nicht davon überzeugen kann, dass (a) die in Rede stehende ˜nderung bei gebotener Sorgfalt nicht früher vorgenommen werden konnte und (b) die ˜nderung die andere Partei in ihrer Verfahrensführung nicht unangemessen behindert.

Der Antrag wurde zulässig gestellt. Die Antragstellerin hat zu allen Tatbestandsmerkmalen vorgetragen.

Die Voraussetzungen für eine Ablehnung der Zulassung liegen nicht vor.

Das Gericht ist davon überzeugt, dass die in Rede stehende ˜nderung bei gebotener Sorgfalt nicht früher vorgenommen werden konnte. Das Beschränkungsverfahren lief bis zum 20.10.2023. Der Antrag auf Klageänderung stammt vom 23.11.2023. Der zeitliche Verzug ist durch die Notwendigkeit der anwaltlichen Aufbereitung erklärbar. Ein sorgfältiger Kläger war auch nicht gehalten, während des laufenden Beschränkungsverfahrens bereits Klage einzureichen. Denn ungeachtet des Umstandes, dass die Gerichte mancher EPÜ-Staaten die Geltendmachung eines beschränkten Patentanspruchs vor Abschluss eines Beschränkungsverfahrens nicht zulassen und noch zu klären sein wird, wie es sich beim Einheitlichen Patengerichts verhält, wäre die Klägerin im Falle eines solchen Vorgehens je nach Ausgang des Beschränkungsverfahrens gezwungen gewesen, im Wege der Klageänderung die Klage an die Geschehnisse im Beschränkungsverfahren anzupassen. Die Notwendigkeit der einen Klageänderung würde demnach durch die Notwendigkeit einer anderen Klageänderung ersetzt. Die Ablehnung der Zulassung brächte daher keinerlei Gewinn für die Verfahrensökonomie.

Das Gericht ist darüber hinaus davon überzeugt, dass die ˜nderung die andere Partei in ihrer Verfahrensführung nicht unangemessen behindert. Ein gewisses Maß an Behinderung steht der Zulassung bereits nach dem Gesetz nicht entgegen. Darüber hinaus ist das Gericht im Falle der gemeinsamen Führung beider Patente innerhalb desselben Verletzungsverfahrens verpflichtet, der Beklagten in Bezug auf das zweite Patent weitgehend dieselben Verteidigungsmöglichkeiten

einzuräumen, wie im Falle einer neuen, weiteren Klage. Dies kann durch Einräumung bzw. Verlängerung von Stellungnahmefristen geschehen. Im Falle der Abtrennung des Gegenstandes der Klageerweiterung würde dies sogar noch vereinfacht.

Die Parteien werden zu der Frage, ob der Gegenstand der Klageerweiterung abgetrennt werden kann oder soll, in einem gesonderten Workflow angehört werden.

ANORDNUNG

1. Dem Antrag der Antragstellerin (Klägerin des Hauptsacheverfahrens) vom 23.11.2023 auf Zulassung der Erweiterung der Klage gemäß Regel 263.1 VerfO um die im Schriftsatz vom 23.11.2023 spezifizierten Anträge basierend auf dem weiteren Klagepatent EP 3 678 321 wird stattgegeben.
1. Der Streitwert wird nach Klageerweiterung auf ins gesamt 2 Mio. € festgesetzt , davon entfallen auf den Gegenstand der Klageerweiterung 1 Mio. €.

ANWEISUNGEN AN DIE PARTEIEN UND DAS REGISTER

Im Hinblick auf die Erhöhung des Streitwerts sind weitere Gerichtsgebühren zu vereinnahmen. Diese sind im Falle der Abtrennung des Gegenstandes der Klageerweiterung dem neu gebildeten Verfahren zuzuschreiben. Es wird daher angeregt, mit der Gebührenerhebung zuzuwarten. Die Parteien werden Gelegenheit erhalten, innerhalb von 14 Tagen zur Frage der Abtrennung Stellung zu nehmen.

Dr. Zigann

Vorsitzender Richter und Berichterstatter

Matthias ZIGANN ZIGANN

Digital unterschrieben von Matthias

Datum: 2023.12.11 14:26:17 +01'00'

DETAILS DER ANORDNUNG

ACTION NUMBER: ACT_459771/2023

UPC number: UPC_CFI_9/2023

Action type:

Infringement Action

Related proceeding no. Application No.:

587438/2023

Application Type:

APPLICATION_ROP_265

INFORMATION ÜBER DIE BERUFUNG

Diese verfahrensleitende Anordnung kann auf begründeten Antrag einer Partei vom Spruchkörper überprüft werden (Regel 333 VerfO). Der Antrag ist innerhalb von 15 Tagen ab Zustellung einzureichen.