Division locale de Paris

UPC_CFI_358/2023 Ordonnance de procédure du Tribunal de première instance de la Juridiction unifiée du brevet, rendue le 02/08/2024 concernant R.191 RdP

DEMANDEUR

HEWLETT-PACKARD DEVELOPMENT COMPANY, L.P 10300 Energy Drive, Spring, Harris County, TX, 77389, USA - 77389 - Harris County - US

Représenté par Grégoire DESROUSSEAUX

DÉFENDEUR

LAMA FRANCE 241 Rue du Companet 69140 - Rillieux-la-Pape - FR

Représenté par Henri BOURGEOIS

BREVET LITIGIEUX

JUGE QUI STATUE

Président et Juge-rapporteur

Camille Lignieres

LANGUE DE LA PROCEDURE : Français

ORDONNANCE

FAITS et PROCEDURE

HEWLETT-PACKARD DEVELOPPEMNT COMPANY, L.P (dite « HP » ci-après) a initié à l'encontre de LAMA FRANCE (dite « LAMA » ci-après) une action en contrefaçon devant la présente Division en date du 11 octobre 2023 sur le fondement des brevets EP2089230 et EP1737669.

LAMA a soumis un mémoire en défense et une demande reconventionnelle en annulation des brevets en cause.

HP a ensuite fait une demande en modification desdits brevets.

Il reste un dernier mémoire en réplique conformément à R. 32.3 RdP, attendu de la part de LAMA pour le 16 août 2024.

C'est à ce stade de la procédure écrite devant la présente division que HP a soumis au juge-rapporteur une requête en communication d'informations datée du 15 juillet 2024 sur le fondement de R.191 RdP, en demandant à la JUB d'ordonner à LAMA sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance de communication d'informations :

• • A titre principal, de communiquer l'identité de tout tiers ou partenaires de LAMA FRANCE ou de ses filiales, intervenant dans la production et la distribution des produits litigieux (article 67.1.a) et c) AJUB), les factures correspondantes, même caviardées, afin de confirmer l'identité des tiers désignés ;
• • A titre subsidiaire, si le droit français devait s'appliquer, de communiquer l'identité de tout tiers ou partenaires de LAMA FRANCE ou de ses filiales, en dehors de France, intervenant dans la production et la distribution des produits litigieux (article 67.1.a) et c) AJUB), les factures correspondantes, même caviardées, afin de confirmer l'identité des tiers désignés ;
• • A très subsidiaire, si le régime de responsabilité français devait s'appliquer pour des actes de contrefaçon définis selon l'AJUB, de communiquer l'identité de tout tiers ou partenaires de LAMA FRANCE ou de ses filiales, en dehors des pays Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, France, Italie, Pays-Bas, Portugal et Suède, intervenant dans la production et la distribution des produits litigieux (article 67.1.a) et c) AJUB), les factures correspondantes, même caviardées, afin de confirmer l'identité des tiers désignés.

HP précise qu'elle consent à ce que les informations confidentielles des factures puissent être caviardées ou qu'elle ne s'opposera pas à ce que des mesures de confidentialité selon la règle 262A du RdP soient adoptées.

Suite à une ordonnance préliminaire du juge rapporteur du 25 juillet 2024, LAMA a soumis ses observations écrites en réponse le 31 juillet 2024 en s'opposant à la requête la disant inadmissible car la contrefaçon n'a pas encore été établie à son encontre, tardive et non justifiée au vu des faits du dossier. A titre subsidiaire, LAMA propose de limiter la communication d'informations à certaines factures tel que qu'exposé en page 14 de ses observations écrites, sous confidentialité tel que prévu par R.262 A RdP, et sans astreinte.

MOTIFS

Le cadre légal

-Règle 191 RdP -Demande d'ordonnance de communication d'informations :

« La Juridiction peut, sur demande motivée d'une partie, ordonner à l'autre partie ou à tout tiers de communiquer des informations sous le contrôle de cette autre partie ou de ce tiers, tel que précisé à l'article 67 de l'Accord, ou d'autres informations raisonnablement nécessaires au soutien des prétentions de cette partie. La règle 190, § 1 deuxième phrase, § 5 et 6 s'applique mutatis mutandis . »

-Article 67 AJUB - Pouvoir d'ordonner la communication d'informations :

• « 1. La Juridiction peut, en réponse à une demande justifiée et proportionnée du requérant et conformément au règlement de procédure, ordonner à un contrefacteur d'informer le requérant en ce qui concerne :
• a) l'origine et les canaux de distribution des produits ou procédés litigieux;»

Sur l'admissibilité de la demande

Contrairement à ce que prétend LAMA, la demande en communication d'informations sur le fondement de R.191 RdP est admissible en cours de procédure, avant même que l'existence d'une infraction est établie, si cela est nécessaire pour l'instruction de l'affaire à ce stade de la procédure.

La Cour rappelle que la Division locale de la JUB de Düsseldorf l'a déjà admis en ces termes : "En principe, la règle 191 du RdP concerne l'information en cours de procédure afin d'obliger les parties à fournir des informations concernant les conclusions à présenter (voir Tilmann/Plassmann/ Ahrens, Règle 191 para. Ahrens, Règle 191 para. 1 - en référence à la procédure de « discovery »). Toutefois, le libellé de la deuxième phrase n'empêche pas d'ordonner la communication des informations susmentionnées dans la décision finale." (UPC_CFI_7/2023 (LD Düsseldorf), décision du 3 juillet 2024).

En outre, cette même position a été adoptée par la présente Division locale dans son ordonnance rendue le 31 juillet dernier (UPC_CFI_ 425/2023, LD Paris). La Cour considère en effet que la règle 191 du RdP peut être invoquée à différents stades de la procédure, afin d'enjoindre les parties à communiquer des informations au cours du traitement de l'affaire ou au stade de la décision finale. En outre, la Cour note qu'il est approprié d'appliquer le même raisonnement en ce qui concerne le droit à l'information prévu par la directive 2004/48/CE relative à l'exécution au sein de l'UE (Art. 8) qui permet de présenter une telle demande à tout stade de la procédure.

Pour ces raisons, la demande de HP est recevable.

Sur la "demande motivée"

La question est de savoir si les informations dont la communication est demandée par le requérant sont raisonnablement nécessaires à la défense des intérêts de cette partie, conformément à l'Art. 67(1) AJUB et à la règle 191 du RdP.

Dans sa requête, LAMA demande à titre principal de communiquer : « l'identité de tout tiers ou partenaires de LAMA FRANCE ou de ses filiales, intervenant dans la production et la distribution des produits litigieux (Article 67.1.(a) et (c) AJUB), les factures correspondantes, même caviardées, afin de confirmer l'identité des tiers désignés. »

LAMA soutient que la demande de HP de communiquer ces informations renverse la charge de la preuve.

La Cour rappelle qu'une demande d'information au titre de R. 191 du RdP doit être suffisamment justifiée et proportionnée pour être accueillie.

En l'espèce, HP souhaite, dans le cadre de son action en contrefaçon initiée à l'encontre de LAMA, démontrer que ce dernier est responsable d'actes de contrefaçon de ses deux brevets. La question se pose donc de savoir si LAMA est fabricant, importateur, et/ou offre, met sur le marché les produits allégués de contrefaçon conformément à l'article 25 AJUB.

La demande de HP en elle-même est donc motivée. Il convient toutefois en outre d'examiner si cette demande est suffisamment justifiée et proportionnée pour être accueillie.

En l'espèce, LAMA conteste être fabricant et importateur des produits qu'elle offre à destination de professionnels.

Concernant la fabrication, à ce stade de la procédure, le seul élément qui permettrait de dire que LAMA aurait un rôle dans la fabrication des produits allégués de contrefaçon serait ses propres mentions sur son site internet dans la capture d'écran produite dans le procès-verbal de constat établi à la demande de HP (pièce 49 HP) : « Lama France fait remanufacturer des cartouches jet d'encre et laser depuis 1996 pour différentes marques . »

Cependant, l'attestation de l'expert-comptable indique clairement que LAMA a seulement une activité de négoce, et qu'elle n'a pas de « production propre ». (pièce 49 LAMA)

En outre, LAMA a apporté des éléments de clarification sur le rôle de ses deux filiales dans sa réponse écrite du 31 juillet 2024 en produisant les extraits de Kbis de chacune.

Concernant l'importation, il existe des éléments dans le dossier tendant à indiquer que des produits proposés par LAMA et allégués de contrefaçon par HP seraient l'objet d'importation parallèle sur le marché de l'UE, venant d'Asie ou d'Amérique du sud. Aussi, la Cour considère à ce stade de la procédure comme nécessaire et proportionné de faire droit à la demande de communication en des termes plus limités que ceux demandés par HP et plus conformes à la réponse subsidiaire faite par LAMA dans ses observations du 31 juillet 2024 (page 14), soit la communication des :

-Factures relatives aux cartouches alléguées de contrefaçon, objet du litige, et qui ont été importées par LAMA FRANCE hors territoire de l'Union européenne, en laissant apparaître la mention du pays d'importation hors territoire de l'Union européen et en caviardant les données relatives à l'identification des fournisseurs (tels que notamment le nom commercial, l'adresse du siège social, les numéros d'identification de la société, le nom du représentant légal de la société).

HP ayant d'ores et déjà indiqué ne pas s'opposer sur le principe à des mesures de confidentialité relatives aux informations concernées, la communication de ces factures sera soumise à des mesures de confidentialité prévues à R. 262A du RdP, en limitant l'accès des informations à :

• • une personne physique pour la société LAMA,
• • une personne physique pour la société HP,
• • les représentants des parties à la présente procédure devant la JUB.

Cette injonction à communiquer ne sera pas assortie d'astreinte, à ce stade.

Pour ne pas affecter le calendrier de la procédure écrite, le délai pour communiquer ces éléments sera de 14 jours à compter de la notification de la présente ordonnance du 2 août 2024. L'information doit être produite au 16 août 2024 (date à laquelle LAMA doit soumettre son dernier jeu d'écritures concernant la demande de HP pour la modification de ses brevets en cause selon R.32.3 RdP), et des observations écrites de HP sont attendues seulement sur ce point au plus tard au 29 août 2024.

Le Juge rapporteur informe les parties que la procédure écrite sera clôturée le 30 août 2024 conformément à R.35 RdP.

La conférence de mise en état est maintenue au 6 septembre 2024.

PAR CES MOTIFS

Le Juge rapporteur ordonne à LAMA France de communiquer au 16 août 2024 les éléments d' information suivantes :

-Factures relatives aux cartouches alléguées de contrefaçon, objet du litige, et qui ont été importées par LAMA FRANCE hors territoire de l'Union européenne, en laissant apparaître la mention du pays d'importation hors territoire de l'Union européen et en caviardant les données relatives à l'identification des fournisseurs (tels que notamment le nom commercial, l'adresse du siège social, les numéros d'identification de la société, le nom du représentant légal de la société) ;

-La communication de ces factures est soumise à des mesures de confidentialité prévues par R. 262A du RdP, en limitant l'accès des informations à :

• • une personne physique pour la société LAMA FRANCE, dont le nom et la fonction devront être communiqués par cette dernière avant le 16 août 2024,
• • une personne physique pour la société HEWLETT-PACKARD DEVELOPPEMNT COMPANY, dont le nom et la fonction devront être communiqués par cette dernière avant le 16 août 2024,
• • les représentants des parties à la présente procédure.
• -Dit que des observations écrites de HEWLETT-PACKARD DEVELOPPEMNT COMPANY sont attendues seulement sur ce point au plus tard au 29 août 2024 ;
• • Informe les parties que la procédure écrite sera clôturée le 30 août 2024 conformément à R.35 RdP ;
• • la conférence de mise en état est maintenue au 6 septembre 2024 ;
• • la présente ordonnance est susceptible de révision sur demande d'une partie dans les conditions prévues par R. 333 RdP.

Rendue à Paris, le 2 août 2024.

Le Juge-rapporteur, Camille Lignières.

DETAILS DE L'ORDONNANCE

Ordonnance nº ORD_43600/2024 dans l'ACTION Nº ACT_578697/2023

UPC nº : UPC_CFI_358/2023

Type d'action : Action en contrefaçon

Procédure connexe n° de la demande : 41706/2024

Type de demande : Demande d'ordonnance de communication d'informations (règle 191 du règlement de procédure)