Milan - Local Division

UPC_CFI_240/2023 Procedural Order of the Court of First Instance of the Unified Patent Court

delivered on 17/09/2024

APPLICANT

1) Oerlikon Textile GmbH & CO KG

RESPONDENT

Himson Engineering Private Limited

PATENT AT ISSUE

Patent no.

Proprietor/s

EP2145848

Oerlikon Textile GmbH & CO KG

DECIDING JUDGE

Full Panel

COMPOSITION OF PANEL -FULL PANEL

Presiding judge Judge-rapporteur Legally qualified judge Technically qualified judge

Pierluigi Perrotti Alima Zana Carine Gillet

Michel ABELLO

LANGUAGE OF PROCEEDINGS: Italian

ORDER

1. Le vicende processuali

• 1.1.Nell'ambito del giudizio di contraffazione del brevetto EP 2.145.848 B1 (di seguito, 'EP'848' avente ad oggetto una ' Macchina strutturatrice a falsa torcitura ') introdotto dalla titolare Oerlikon ove la convenuta ha svolto domanda di revoca del brevetto, in data 20.5.2024 Oerlikon ha chiesto nella Reply to the Defence to an application to amend il permesso di depositare un'ottava Auxiliary Request (AR8), ai sensi della Rule n. 30.2 delle R.o.P.

La titolare in particolare per quel che qui rileva:

• (i) ha risposto agli ulteriori argomenti di nullità di EP.848 proposti da Himson con Reply to the Defence to the Counterclaim for Revocation, Rejoinder to the Reply to the Statement of defence e Defence to the Application to amend the patent del 19 aprile 2024, presentando altresì elementi a favore della validità del Brevetto azionato;
• (ii) (ii) in via subordinata, ha insistito per l'accoglimento di una delle sette richieste ausiliarie di modifica già avanzate, contestate da Himson, laddove venisse accertata a dichiarata la nullità della rivendicazione 1 di EP'848 come concessa;
• (iii) (iii) ha chiesto alla Corte di essere ammessa ai sensi della regola 30.2 ROP a depositare un'ulteriore richiesta di modifica ausiliaria, l'ottava, versata in atti sub doc. 39 e relativa traduzione italiana, sub doc. 40;

Ha motivato tale richiesta sulla base dell'anteriorità US 795, depositata da Himson nella propria ultima memoria in data 19.4.2024.

• 1.2. Rispetto alla richiesta secondo la rule 30.2. RoP, Himson ha così concluso in data 20.6.2024

• a. rigettare la richiesta di Oerlikon relativa al deposito dell' Auxiliary Request 8 per tutte le ragioni esposte in narrativa;

• b. In subordine, ove la richiesta di Oerlikon di depositare l'ulteriore Auxiliary Request 8 fosse accolta, concedere termine a parte convenuta per prendere posizione nel merito della stessa;

• 1.3. Il JR ha instaurato il contraddittorio, sottolineando che la ' subsequent request ' va ritenuta ammissibile se:

• · motivata da un nuovo attacco del brevetto, mediante l'introduzione, ad esempio, di una nuova anteriorità;

• · formulata quale risposta a tale nuovo attacco;

• · non introducibile nel procedimento in una fase anteriore;

• · idonea ad influire sull'esito del procedimento.

Ha quindi ordinato alla difesa di Oerlikon di chiarire specificamente al Collegio come l'ottava Auxiliary Request risponda effettivamente al nuovo attacco sulla validità del brevetto da parte di Himson fondata sull'anteriorità USA '795.

Ha altresì concesso termine ad Himson per replicare.

1.4.Entrambe le parti hanno depositato le rispettive memorie difensive nei termini assegnati.

All'esito, la Corte decide come di seguito.

2. Considerazioni generali

Il presente ordine preliminare viene adottato in ossequio:

• • ai principi di flessibilità, proporzionalità ed equità di cui al Preambolo n. 2 delle R.o.P.;
• -alla Rule 30.2. e 50 RoP.;
• -alle soluzioni adottate in via interpretativa dall'UPC sulla disposizione qui esaminata.

3. Profili procedurali

• 3.1. In via generale va rammentato, anche alla luce della lettera di cui alla rule 30 R.O.P precedenti casi trattati dalla Corte che il titolare del brevetto, nel caso di deposito di amendements deve:
• (i) indicare tutte le richieste di modifica, compreso eventualmente un set di rivendicazioni alternative, unitamente ai motivi per cui le stesse soddisfano i requisiti di validità di cui agli articoli 84 e 123 (2) (3) EPC e risultano, se del caso, comunque contraffatte-;
• (ii) (ii) depositare l'istanza entro il termine, perentorio, di due mesi dalla notifica dell'atto che introduce il giudizio sulla nullità del titolo, ossia entro il termine stabilito per l' Application to amend the patent ;
• (iii) decorso tale termine, ogni ulteriore domanda di modifica è tardiva ed il suo ingresso nel procedimento è possibile solo su espressa autorizzazione della Corte ai sensi della regola 30.2 ROP

Come osservato nei precedenti di questa Corte:

' As apparent from Rules 30 and 50 'RoP' the patent proprietor does not have an unlimited right to amend the patent, as it has to meet several conditions. In particular, the patent proprietor has to request the patent amend in due time - which means within the two-month period from the service of the statement of claim or the counterclaim for revocation - and any subsequent request to amend the patent may only be admitted with the permission of the Court and the proposed amendments; additionally, the proposed amendments, besides meeting various substantive requirements, must be a reasonable number in the context of the case if they are conditional.' Divisione Centrale di Parigi, Carrier Corporation v. BITZER Electronics A/S, CFI_263/2023).

'In order to enable the Court to strike a fair balance between the opposed interests involved in the request to amend the patent the applicant has to offer a justification of its request' (Edwards Lifesciences Corporation v. Meril Italy Srl, CFI_255/2023).

La regola 30.2 ROP ha carattere straordinario e pertanto trova applicazione restrittiva, in quanto volta ad evitare che il titolare del brevetto, depositando in successione diverse modifiche, privi l'opponente della possibilità di reagire tempestivamente e la Corte della possibilità di esaminare le richieste in modo appropriato (cf. Panasonic Holdings Corporation v. Xiaomi Technology Germany

GmbH et al., CFI_219/2023) ed allunghi i tempi del giudizio in contrasto con l'obbiettivo di definire il procedimento in modo rapido ed efficiente.

• 3.2. Rispetto a questo assetto normativo, La Corte ritiene in primo luogo che sotto il profilo procedurale la richiesta di Oerlikon presenti evidenti criticità.

La titolare del brevetto ha infatti introdotto l' application secondo la rule 30.2. R.O.P. motivando il deposito della AR8 esclusivamente in risposta al nuovo attacco di mancanza di attività inventiva basata sulla nuova anteriorità US '795 (cfr. paragrafo 107 Rejoinder to the Reply e Reply to the Defence to an application to amend the patent ) opposta per la prima volta nella memoria depositata dalla convenuta in data 19.4.2024 (doc. 6/D9).

Tuttavia, nella propria nota autorizzata dalla Corte, specificamente rispetto ad US'795, Oerlikon ha supportato l'ammissibilità della AR8 richiamando per la prima volta anche l'ulteriore documento DE '042, opposto da Himson sempre in data 19.4.2024 ed articolando la propria richiesta-quasiesclusivamente su quest'ultima anteriorità.

• 3.3. Sul punto, Himson ha replicato, eccependo in primo luogo l'inammissibilità di tale -mutamentodi linea difensiva è ha quindi invocato il rigetto dell 'application.
• 3.4. Ciò premesso, ritiene la Corte che la nuova motivazione, fondata su D 042, che da ultimo supporta la richiesta d i amendement non sia corretta.

Come già osservato, si deve ritenere che la richiesta secondo la rule 30.2. R.O.P. debba essere motivata al fine di consentire al Tribunale di trovare un giusto equilibrio tra gli interessi contrapposti coinvolti nella richiesta di modifica del brevetto (regola 30(2) RoP (UPC CFI, CD Paris, Meril Italy v Edwards Lifesciences).

In particolare, il titolare deve motivare perché ha:

• -« why the amendments satisfy the requirements of Articles 84 and 123(2), (3) EPC and why the proposed amended claims are valid and, if applicable, why they are infringed »
• Tale previsione, inserita nel primo paragrafo della Rule 30 R.o.P. deve ritenersi senz'altro applicabile anche al secondo paragrafo ;
• -la tempestività della subsequent amendement, essendo infatti una ipotesi temporalmente successiva e residuale rispetto a quello di cui al paragrafo n. 1 RoP.

Nel caso in esame, Oerlikon ha mutato la propria linea difensiva, motivando da ultimo la richiesta di amendement rispetto anche ad una diversa anteriorità, ossia DE '042.

Tale scelta non appare lineare rispetto sia alle valutazioni che la Corte è chiamata ad operare sia rispetto alla controparte, introducendo un elemento « a sorpresa » nel processo, capace di incidere sull'impostazione defensiva di Himson, sulla rapida definizione della lite e rivelando una ambigua l'impostazione difensiva della titolare.

• Il fatto che - in ritardo -Oerlikon basi la maggior parte dei suoi argomenti in favore dell'ammissibilità della AR8 su DE '042, sembra confermare che AR8 non è la risposta effettiva all'attacco basato su US'795, come invece sostenuto nella propria richiesta di amend the patent .

Oerlikon conosce DE'042 sin dalla fase dell'esame dell'Ufficio -che proprio su questa anteriorità ha ritenuto inizialmente non valida la domanda di Oerlikon- la quale ultima ha modificato la propria rivendicazione indipendente, oggi così formulata:

' Macchina strutturatrice a falsa torcitura per strutturare una pluralità di fili multifilamenti, con più alimentatori (3, ,5 9, 14), con un dispositivo di riscaldamento (4), un dispositivo di raffreddamento (5), un dispositivo (8) di falsa torcitura e un dispositivo di avvolgimento (10.1), presentante un rullo di azionamento azionato (26) per prelevare, stirare, strutturare ed avvolgere almeno uno dei fili

Himson poteva e doveva introdurre la AR8 in una fase anteriore con le altre AR1-7, considerato che l'esame EPO è stato invocato da entrambe le parti nelle memorie precedenti.

4.Le condizioni della Rule 30.1(b)

4.1.Ritiene il Collegio che la AR8 non semplifichi la causa, aggiungendo difficoltà di interpretazione, rischiando di allungare la durata dal processo e di ledere irragionevolmente la

difesa Himson (nel senso della Rule 263.2(b) R.o.P. Oerlikon ha non fornito convincenti spiegazioni sull'ammissibilità e la chiarezza della materia aggiunta basata sul paragrafo [0043]. 4.2. Secondo la Rule 30.1(b) la titolare del brevetto deve dare 'an explanation as to why the amendments satisfy the requirements of Articles 84 and 123(2), (3) EPC.

Questa prescrizione deve ritenersi applicabile anche nell'ipotesi del secondo comma, ossia rispetto ai successivi amendments, giacchè questi ultimi differiscono dai primi rispetto alle modalità di introduzione nel procedimento (i primi senza necessità di autorizzazione, i secondi solo con l'autorizzazione della Corte) ma entrambi certarmente soggiaciono agli stessi requisiti sostanziali.

• 4.2. In particolare, con l'ottava richiesta ausiliaria Oerlikon propone di modificare la rivendicazione 1 di EP'848 combinandola con le rivendicazioni concesse 2, 3, 6, 7, 8, 9 ed al paragrafo [0043] di cui alla descrizione del Brevetto

La titolare spiega (nella sua ultima risposta) che la AR8 consiste nella combinazione:

• -della AR6 (rivendicazione 1 + le rivendicazioni dipendenti 6, 7, 8 e 9);
• -con la AR7 [introduce un ' porta-bobina amovibile 25' ]
• -l'ulteriore specificazione che ' solamente il terzo alimentatore (14) direttamente anteposto al dispositivo di avvolgimento (10.1) è realizzato come un alimentatore a serraggio '
• -la originaria rivendicazione dipendente 2;
• -la originaria rivendicazione dipendente.

Oerlikon giustifica il rispetto della Rule 30.1(b), sottolineando che AR8:

'( a ) non estende la protezione oltre a quella garantita dal brevetto nella forma concessa, giacchè si limita ad accorpare diverse rivendicazioni dipendenti;

(b) non aggiunge materia nuova che non era ricompresa nella domanda originariamente depositata, considerato che le rivendicazioni concesse sono pressoché identiche a quelle originariamente depositate da Oerlikon in sede di domanda all'EPO;

( c ) non determina assenza di chiarezza ai sensi dell'art. 84 EPC, poiché la proposta di modifica consta nell'aggiunta letterale di alcune rivendicazioni dipendenti in una dipendente.

Quanto poi alla caratteristica che l'unico alimentatore che precede il dispositivo ad avvolgimento è un alimentatore a serraggio, va richiamato in particolare il par. [0043] di EP 2.145.848 A1 di seguito riportato.

' Per la macchina strutturatrice a falsa torcitura secondo l'invenzione è essenziale la suddivisione degli alimentatori in alimentatori ad avvolgimento e alimentatori a serraggio, laddove soltanto l'alimentatore direttamente anteposto al dispositivo di avvolgimento è realizzato come alimentatore a serraggio e tutti i rimanenti alimentatori, impiegati per la strutturazione ed il trattamento del filo, sono formati ad alimentatori ad avvolgimento preservanti il filo ']

• 4.3. Ciò premesso, Il Collegio osserva che:

• ➢ rispetto all'articolo 123(2) EPC

• -la materia aggiunta dal paragrafo [0043] è una generalizzazione intermedia, poiché è stata omessa la seconda caratteristica ( 'e tutti i rimanenti alimentatori, impiegati per la strutturazione ed il trattamento del filo, sono formati da alimentatori ad avvolgimento preservanti il filo.' ).

• -Oerlikon non ha tuttavia giustificato perchè AR8 sarebbe ammissibile dal punto di vista della generalizzazione intermedia;

• -la AR8 non è ammissibile alla luce dell'art. 123(2) EPC giacchè:

• -il paragrafo [0043] spiega chiaramente che ' è essenziale la suddivisione degli alimentatori in alimentatori ad avvolgimento e alimentatori a serraggio': cioè il [0043] stabilisce un vincolo funzionale essenziale tra le due caratteristiche relative agli alimentatori ad avvolgimento ed agli alimentatori a serraggio;

• -tuttavia, Oerlikon ha aggiunto alla Rivendicazione 1 soltanto la prima caratteristica relativa all'alimentatore a serraggio, omettendo la seconda caratteristica relativa agli alimentatori ad avvolgimento;

• -si tratta di una generalizzazione intermedia, poiché è stata omessa la seconda caratteristica ( ' e tutti i rimanenti alimentatori, impiegati per la strutturazione ed il trattamento del filo, sono formati da alimentatori ad avvolgimento preservanti il filo.' ).

Questa generalizzazione intermedia è quindi contraria all'insegnamento del paragrafo 0043], con conseguente fondatezza della doglianza sollevata da Himson in proposito.

➢ rispetto all'Articolo 84 EPC,

La limitazione per cui 'solamente il terzo alimentatore (14) direttamente anteposto al dispositivo di avvolgimento (10.1) è realizzato come un alimentatore a serraggio' introduce un dubbio sul numero totale di alimentatori ammessi dalla rivendicazione.

Non è in effetti chiaro se la rivendicazione sia limitata restrittivamente ai soli tre alimentatori ( primo, secondo, terzo ) espressamente citati oppure possa comprendere ulteriori alimentatori ad avvolgimento ' nella zona di strutturazione e di trattamento e/o di post-trattamento' .

L'omissione della seconda caratteristica del [0043] ' tutti i rimanenti alimentatori … sono formati da alimentatori ad avvolgimento' appare utilizzata dall'Oerlikon per sostenere che la AR8 sia limitata a soli 3 alimentatori, il 3° essendo l'unico a serraggio: in ciò sussisterebbe una differenza con DE'042 che comprenderebbe invece 4 alimentatori.

Tuttavia la rivendicazione 1 come concessa non era limitata a solo 3 alimentatori : ' con più alimentatori (3, 9, 14)' e la citazione di un 1°, 2° e 3° alimentatore non esclude la possibilità di un 4° o 5° altro alimentatore.

Il paragrafo [0043]:

-non limita il numero a solo 3 alimentatori ('e tutti i rimanenti alimentatori), non precisando il numero totale degli stessi;

• -non indica neppure che l'unico alimentatore a serraggio sia necessariamente il 3° alimentatore, ma specifica solo che l'ultimo alimentatore prima del dispositivo di avvolgimento è a serraggio ed è l'unico a serraggio;
• -specifica l'essenzialità della suddivisione degli alimentatori in alimentatori ad avvolgimento
• e alimentatori a serraggio, e non il loro numero totale.

Ritiene quindi il Collegio che la AR8 introduca dunque un dubbio sul numero totale di alimentatori, contrario alla chiarezza della rivendicazione.

• 4.4. In conclusione, AR8 non rispondere in modo evidente alle esigenze degli art. 84 e 123(2) EPC.

5. Giustificazione dal nuovo attacco di Himson

• 5.1.Come già accennato, Oerlikon ha inizialmente giustificato il deposito della AR8 solamente dal nuovo attacco di mancanza di attività inventiva basata sulla nuova anteriorità US '795 opposta per la prima volta nella memoria depositata dalla convenuta in data 19.4.2024 (doc. 6/D9) ;

Solo nei suoi ultimi commenti, Oerlikon ha giustificato l'ammissione della AR8 in relazione ad entrambe le nuove anteriorità US '795 e DE '042 opposte da Himson.

• 5.2. Per determinare se l'AR8 risponde effettivamente ad un nuovo attacco, occorre verificare se le caratteristiche aggiuntive dell'AR8 apportino differenze rispetto a US'795, ed eventual1 mente a DE '042.

1 Per memoria, l'AR 8 aggiunge 3 caratteristiche (rispetto alle AR1-7 già esistenti) :

• 5.3. Quanto a US '795 depositando la 'AR8, Oerlikon non ha inizialmente invocato nessuna , differenza tra US'795 e le caratteristiche aggiuntive con il nuovo amendement (tutte le differenze sono del resto già presenti nelle AR1-7).

Con la sua ultima nota, Oerlikon ha sottolineato che l'unica caratteristica aggiuntiva dell'AR8 che risponderebbe a US '795 è la rivendicazione dipendente 3, cioè il fatto che ' l'alimentatore (20) a serraggio presenta un albero di azionamento (21), che si estende su più punti di trattamento ed è collegato ad una estremità con il motore elettrico (24). '

Tuttavia, questa differenza non è idonea ad influire sull'esito del procedimento, poiché Oerlikon argomenta principalmente che US'795 'descrive l'utilizzo esclusivo di alimentatori ad avvolgimento'. Se US'795 non descrive nessun alimentatore a serraggio, allora la differenza aggiuntiva con la rivendicazione 3 è inutile, poiché US'795 è già differente dalla rivendicazione 1 come concessa (e dalle AR1-7) che comprendono tutte un alimentatore a serraggio.

AR8 non appare dunque una risposta effettiva a US'795 e comunque tale nesso non è sufficientemente dimostrato.

• 5.4. Quanto a DE '042, seppure siano da considerare assorbenti le considerazioni espresse al punto sub. 2. 'AR8 secondo Oerlikon porterebbe ad un 'ulteriore distanziamento dalla divulgazione di DE'042' includendo
• (i) la differenza tra quattro alimentatori visibili in figura 3 di DE'042 ed un asserito limite massimo di solo tre alimentatori della rivendicazione 1 modificata, nonché
• (ii) la differenza di posizione della zona di post-trattamento tra il terzo ed il quarto alimentatore in DE'042.

Tuttavia tali caratteristiche sono strettamente legate al 'terzo alimentatore' rivendicato, ed alle ulteriori limitazioni secondo cui 'solamente il terzo alimentatore è un alimentatore di serraggio' e 'il terzo alimentatore è direttamente anteposto al dispositivo di avvolgimento', ma proprio queste limitazioni sono state estratte dal paragrafo [0043] in violazione dell'Art. 123(2)EPC, introducendo elementi di mancanza di chiarezza, come sopra già rammentato.

6. Conclusioni

Ritiene dunque la Corte che AR8: -non è formulata quale risposta effettiva al nuovo attacco basato su US '795; -era introducibile in una fase anteriore con le AR1-7 (rispetto a DE'042); -non è idonea ad influire sull'esito del procedimento basato su US'795. -non rispetta gli art. 84 e 123(2) EPC.

La Corte

-considerando il numero già relativamente elevato di richieste di AR già depositate (AR1-7 + AR7 combinato con AR1-6).

-utilizzando il proprio potere discrezionale attribuito dalla Rule 30.2, alla luce dei principi di 'proportionality, flexibility, fairness and equity.' of §2. Preamble of RoP,

-La specificazione che ' solamente il terzo alimentatore (14) direttamente anteposto al dispositivo di avvolgimento (10.1) è realizzato come un alimentatore a serraggio ' (in rosso le parti aggiunte)

-la originaria rivendicazione dipendente 2;

-la originaria rivendicazione dipendente 3.

Non ammette la richiesta di amendement the patent secondo la rule 30.2. ROP formulata da Oerlikon.

Così deciso in Milano, il 17 settembre 2024

Il President Judge Pierluigi Perrotti

Il judge rapporteur Alima Zana

Il legally qualified judge Carine Gillet

Il technically qualified Michel Abello

ORDER DETAILS

Order no. ORD_40903/2024 in ACTION NUMBER: ACT_549550/2023 UPC number: UPC_CFI_240/2023 Action type: Infringement Action Related proceeding no. Application No.: 8953/2024 Application Type: Application to amend a patent