Please log in to add tags.
Please log in to add notes.
Oerlikon Textile GmbH & CO KG v. Bhagat Textile Engineers
ACT_549585/2023
Milan (IT) Local Division
Infringement Action
IT
EP2145848
concernente l'azione di contr affazione azione n. ACT_549585/2023 UPC_CFI_241/2023
(Claimant) - Leverkuser Strasse 65 - 42897 - Remscheid - DE
Represented by Stefania BERGIA and Giulio E. SIRONI
(Defendant) - PLOT NO B/13/10-A, HOJIWALA INDUSTRIAL ESTATE, ROAD NO. 13, Sachin Apparel Park SEZ, - 394230 - Sachin, Surat, Gujarat - IN
Represented by Luca PELLICCIARI Lorenzo BATTARINO, Joel COLES, Rajvinder JAGDEV
COMPOSITION OF PANEL -FULL PANEL
Presiding judge Judge-rapporteur Legally qualified judge
Pierluigi Perrotti
Alima Zana
Carine Gillet
LANGUAGE OF PROCEEDINGS: Italian
La rule 295(m) RoP prevede la facoltà , residuale, della Corte di sospendere il procedimento negli altri casi, diversi da quelli espressamente previsti dagli altri capi della disposizione citata, in cui l'amministrazione della giustizia lo richieda.
La relativa istanza non è sottoposta a termini decadenziali e può essere proposta anche durante l'oral hearing, purché sia rispettato il diritto al contraddittorio.
Non sussiste il presupposto della sospensione di una action for infringement , ove il convenuto ha riconosciuto la validità del brevetto e la contraffazione senza eccezione alcuna, ai fini di attendere la decisione della Corte sul counterclaim for revocation introdotto in un giudizio parallelo avente ad oggetto lo stesso brevetto promosso nei confronti di diverso convenuto.
L'art. 63(1) UPCA disciplina lo strumento - di natura preventiva - della permanent injunction , che non segue automaticamente all'accertamento della violazione, ma ha natura discrezionale. Rispetto a condotte lesive già accertate, spetta al convenuto in contraffazione provare il mancato rischio di reiterazione; rispetto a condotte future, non ancora integrate, l'onere della prova spetta all'attore, in virtù di elementi oggettivi, quali la univocità degli elementi preparatori alla lesione, ed elementi soggettivi, rispetto alla volontà del convenuto di procedere alla violazione.
L'art. 63(2) UPCA prevede - quando ritenuto appropriato - il rimedio della penalty da pagare alla Corte a presidio della permanent injunction , quale misura discrezionale da vagliare alla luce della
doppia natura - sanzionatoria e deterrente - della penale e da quantificare tenuto conto del principio di proporzionalità .
L'art. 80 UPCA prevede - quale misura discrezionale - la pubblicazione delle decisioni della Corte a carico dell'autore dell'illecito. Essa ha natura sia risarcitoria in forma specifica, reintegrando la posizione della vittima dell'illecito presso il mercato, sia interdittiva, dissuadendo gli operatori dall'intrattenere relazioni commerciali con l'autore dell'illecito. Tale misura è altra e diversa rispetto alla pubblicazione delle decisioni della Corte sul sito internet istituzionale del Tribunale Unificato dei Brevetti, nel rispetto del principio di trasparenza e di pubblicità dell'attività della Corte.
L'art. 68(3a) UPCA prevede, tra le voci di risarcimento del danno ristorabile, anche quella del danno morale, già previsto all'art. 13, comma 3 lettera a), direttiva Direttiva 2004/48/CE, categoria evidentemente riconducibile a quella del danno non patrimoniale, nel cui novero si include quello reputazionale.
La rule 119 RoP prevede un ordine di natura discrezionale che può essere concesso dalla Corte ove sia raggiunta la prova non solo dell' an illecito ma anche del quantum , quantomeno rispetto all'importo che viene liquidato in via provvisoria. Il limite minimo è costituito dai costi del separato procedimento per la determinazione del danno, mentre il limite massimo è costituito dalla presumibile liquidazione in quella sede, liquidazione che non può essere di natura punitiva, secondo l'art. 68 UPCA.
stay of proceedings, rule 295(m) RoP;
permanent injunction, art. 63(1) UPCA;
penalty, art. 63(2) UPCA;
publication, art. 80 UPCA;
award of damages, moral prejudice, art. 68(3a) UPCA;
interim award of damages, rule 119 RoP.
di una sanzione pecuniaria pari a 100.000 Euro, per le spese da sostenere nel futuro giudizio di danni, con vittoria dei costi di lite.
1.7. In data 4.1.2024 la convenuta si è costituita ed ha replicato con una memoria, preliminarmente specificando la propria corretta denominazione sociale - Bhagat Textile Engineers e non Bhagat Group come erroneamente indicato da controparte. Nel merito, la convenuta non ha formulato preliminary objections e non ha introdotto alcuna contestazione sulla validità del brevetto . Ha inoltre dichiarato di non avere avuto conoscenza della privativa e di non avere mai commercializzato alcun esemplare della macchina nello spazio coperto dalla tutela brevettuale. Inoltre, ha ribadito il proprio impegno a non entrare in alcuna forma nel mercato coperto dalla privativa.
1.8. Baghat ha altresì negato la causazione di danni a controparte e ha chiesto la compensazione dei costi o comunque la liquidazione degli stessi al minimo, sottolineando di aver collaborato in fase di esecuzione della misura concessa ante causam e di aver esclusivamente pubblicizzato in fiera macchinari interferenti. Infine, ha rammentato di avere avviato trattative con l'attore al fine della bonaria definizione della lite.
1.9. Nel corso della written procedure , Baghat ha dato atto di interlocuzioni con finalità transattive anche in fase avanzata, confermate da Oerlikon, ma non andate tuttavia a buon fine.
1.10. La Corte ha sollecitato le parti a depositare documentazione al fine di valutare i costi di lite anche a fini conciliativi e ha disposto, in base alla rule 262A RoP, la secretazione di un documento contenente informazioni riservate depositato dall'attore.
1.11. L'interim conference è stata celebrata in data 27.5.2024. Oerlikon ha insistito nella richiesta di accedere al fascicolo della fase ante causam e, in particolare, alla relazione del Court Expert - seppure non essendo contestata la contraffazione - per acquisire elementi utili per la determinazione del valore della lite.
1.12. All'esito dell'interim conference il judge-rapporteur ha autorizzato le parti ad accedere alle prove raccolte ante causam , ha assegnato alle parti i termini per il deposito di note finali e ha sollecitato nuovamente le parti a comporre bonariamente la lite.
1.13. In data 4.7.2024, le parti hanno dunque acceduto alla documentazione relativa al procedimento ante causam (UPC CFI n. 141/2023).
1.14. L'oral hearing è stata celebrata in data 27.9.2024. Le parti hanno esposto le rispettive posizioni, dando atto di non avere definito bonariamente la lite. La Corte ha ritenuto di non acquisire nuovi documenti aventi ad oggetto le ultime interlocuzioni transattive. Baghat ha chiesto, in via subordinata, di sospendere la lite in base alla rule 295(m) RoP, in attesa della definizione della lite parallela pendente sempre davanti all'UPC - Local Division di Milano introdotta da Oerlikon nei confronti di diverso convenuto, nel corso della quale è stata proposto un counterclaim per revocation di EP '848.
1.15. All'esito la Corte decide come segue in ordine ai punti sottoposti alla sua indagine.
2.1.
(i) nello Statement of claim nel corso del giudizio
L'attrice ha formulato le seguenti richieste alla Corte: ai sensi della rule 198(1) RoP, non ulteriormente modificate
piaccia a codesto Tribunale Ill.mo, respinta ogni diversa o contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione, nonché previa ogni pronuncia e declaratoria del caso, ai sensi e per gli effetti degli artt. 25 lettera a), 57, 63, 63.2, 64.2, lettere b) e d), 67.1 e 80 UPCA, nonché della rule 119 RoP così giudicare
(1) accertare e dichiarare che la produzione, l'offerta in vendita, la commercializzazione e la pubblicizzazione in qualsiasi modo e forma da parte di Bhagat Group della macchina di cui è causa costituisce contraffazione del brevetto EP '848 di titolarità di Oerlikon;
(2) inibire a Bhagat Group, a società affiliate o collegate, nonché a controllate da quest'ultima, la prosecuzione dell'illecito di contraffazione di brevetto di cui al punto (1) e, in particolare, inibire la produzione, l'offerta in vendita, la commercializzazione e la pubblicizzazione della macchina di Bhagat Group di cui è causa e ogni altra attività relativa alla macchina in questione in tutti i Paesi nei quali il brevetto EP '848 è stato nazionalizzato; il tutto sia direttamente che indirettamente e/o tramite i propri agenti, dipendenti, impiegati, funzionari, affiliati o altri soggetti controllati da Bhagat Group;
(3) ordinare il ritiro definitivo dal commercio in tutti i Paesi nei quali il brevetto EP '848 è stato nazionalizzato della macchina di Bhagat Group di cui è causa e di qualsiasi materiale a essa relativo, dando altresì ogni ulteriore opportuno provvedimento per l'eliminazione degli effetti dell'illecito;
2.2.
(4) disporre la pubblicazione del dispositivo dell'emananda decisione, a spese della convenuta e a cura dell'attrice, per almeno due giorni non consecutivi, a caratteri doppi del normale e con i nomi delle parti in grassetto, sulle versioni cartacee e digitali delle riviste di settore Chemical Fibers International , Tecoya Trend Publications Private Limited e İSTMAG MAGAZİN GAZETECİLİK İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. , nonché sulla homepage del sito internet della convenuta, per almeno trenta giorni e con modalità grafiche che diano immediato e spiccato risalto alla pubblicazione stessa;
(5) fissare una penale pari a Euro 12.000, o alla diversa somma che sarà ritenuta opportuna, dovuta da Bhagat Group per ogni violazione o inosservanza dell'inibitoria di cui al punto (2) constatate successivamente all'emanazione della decisione;
(6) condannare Bhagat Group al pagamento, ai sensi della rule 119 RoP, in favore dell'attrice di una sanzione pecuniaria pari a 100.000 Euro per le spese che l'attrice prevede di sostenere nel procedimento per la determinazione dell'ammontare del risarcimento del danno;
in via istruttoria
soluzione transattiva della vicenda, la convenuta Bhagat ribadisce quanto già richiesto nei precedenti scritti difensivi, e in particolare che il Tribunale, considerando tutte le circostanze concrete della vicenda e anche alla luce dei preminenti principi di proporzionalità ed efficiente amministrazione della Giustizia, che informano l'intero sistema del Tribunale Unificato dei Brevetti e delle sue rules of procedure
I motivi della decisione si articolano nei seguenti punti:
5.1. La prima questione sottoposta alla Corte è di natura processuale e attiene all'istanza di Baghat di sospendere il giudizio ai sensi della rule 295(m) RoP.
5.2. Come noto, tale disposizione prevede la facoltà , residuale rispetto alle specifiche ipotesi prescritte dalle lettere precedenti, che la Corte sospenda il procedimento ' in any other case where the proper administration of justice so requires .'
5.3. In via preliminare, ritiene la Corte che la domanda di Baghat sia ammissibile, ancorché formulata per la prima volta in sede di oral hearing. Le disposizioni di cui alle rules 295 e ss. RoP non pongono limiti temporali rispetto a tale istanza. E ciò sempre nel rispetto del diritto al contraddittorio, qui garantito - seppure in via orale - avendo Oerlikon preso posizione su tale questione.
5.4. Nel merito, ritiene tuttavia la Corte, esercitando il proprio potere discrezionale, che la richiesta di sospensione vada rigettata.
5.5. In questa sede il convenuto, si rammenta, non ha contestato la validità del brevetto e l'interferenza, fatti che debbono considerarsi tra le parti fatti pacifici, secondo la regola processuale di cui alla rule 171(2) R.o.P. Né del resto Baghat ha dichiarato di essere intervenuta in quella lite per sostenere la domanda di revoca del brevetto da altri proposta. In aggiunta, Baghat non ha richiamato ulteriori elementi rispetto all'altro procedimento.
5.6. La domanda di sospensione va dunque rigettata.
cui alla rivendicazione n. 1 - in base alla quale il primo e il secondo alimentatore sono realizzati come alimentatori ad avvolgimento e soltanto il terzo è un alimentatore a serraggio.
un'ipotesi di interferenza della privativa brevettuale. Sebbene Oerlikon non ha abbia specificato l'estensione territoriale, tale dichiarazione va limitata ai territori dove il brevetto è valido e dove l'UPC ha giurisdizione, ossia in Germania e in Italia.
7.1. L'art. 63(1) UPCA prevede che in presenza di una decisione giudiziaria che ha accertato la violazione di un brevetto, la Corte può emettere nei confronti dell'autore della violazione un'ingiunzione permanente - di natura durevole - diretta a vietare il proseguimento della violazione. Va dunque osservato che tale misura - di natura preventiva - non segue automaticamente all'accertamento della contraffazione, ma deve essere vagliata dalla Corte. Il provvedimento inibitorio interdittivo presuppone il rischio di compimento (o reiterazione) in futuro della condotta lesiva.
7.2. Qui l'ingiunzione si modula in una duplice direzione ossia:
a) nell'inibitoria alla reiterazione della condotta già accertata (ossia la promozione e la pubblicizzazione della macchina litigiosa);
b) nell'inibitoria al compimento in futuro di una condotta qui non accertata ma che potrebbe essere integrata (la commercializzazione e la distribuzione).
7.3. Quanto alle condotte sub a), l'impegno della convenuta - ribadita anche in sede di oral hearing - di non ripeterle in futuro non è idoneo a elidere il pericolo di un'ulteriore lesione e a eliminare l'interesse di Oerlikon a una injunction definitiva. Infatti, il provvedimento della Corte è assistito da una penale e nel caso di mancata osservanza importa conseguenze anche sotto il profilo penale. Dunque, la vittima dell'illecito conserva un interesse qualificato a ottenere un provvedimento interdittivo della Corte, che offre maggior garanzia circa il suo rispetto. Del resto, l'accordo stragiudiziale può essere a sua volta messo in discussione davanti all'autorità giudiziaria.
7.4. Secondo gli indirizzi dottrinari qui seguiti, nel riparto dell'onere della prova, non spetta all'attore in contraffazione provare il rischio di ripetizione, ma al convenuto eliminare tale presunzione. La prova della non reiterazione in futuro della condotta sub a) non è stata raggiunta dal convenuto e, dunque, la ingiunzione permanente va concessa. Del resto, il solo impegno a non continuare l'infrazione non è sufficiente. Nel caso in esame va rammentato che è stata raggiunta la prova della sola promozione in fiera dei macchinari litigiosi ma non anche della commercializzazione, condotta alla quale è invece estesa la domanda di inibitoria.
7.5. Rispetto alla condotta sub b) osserva la Corte che il rischio futuro - anche di commercializzazione - va commisurato alla probabilità di reiterazione, da valutare in base:
(i) a elementi oggettivi, alla luce del grado di certezza circa la lesione futura, compresa l'univocità degli atti preparatori rispetto alla contraffazione.
Qui parte convenuta - soggetto con sede in India - non ha negato di produrre i macchinari litigiosi. Ciò che è contestata è la commercializzazione nello spazio europeo e, in particolare, nel territorio dei Contracting Member States UPC in cui il brevetto oggetto di causa è attualmente in vigore. La promozione è ovviamente condotta contigua alla commercializzazione ed è ad essa strumentale.
In proposito, è certamente rilevante la condotta collaborativa tenuta in questo giudizio da Baghat, ma non va comunque dimenticata, in senso contrario, la dichiarazione resa agli organi di stampa da un soggetto alla stessa riconducibile.
Tale giudizio si deve fondare su tutti gli elementi raccolti nel caso concreto (cfr. Paris Local Division, 30.1.2024, UPC CFI n. 230/2023).
commercializzazione, contestando in radice la vendita e/o la distribuzione del macchinario oggetto di causa.
allo stato argomenti di prova che possano ritenere comprovata la vendita o la distribuzione dei macchinari litigiosi da parte di Baghat nel mercato dei Paesi UPC i cui il brevetto è in vigore.
11.1. La Corte richiama la disciplina prevista da:
-art. 68(1) UPCA, secondo il quale ' the Court shall, at the request of the injured party, order the infringer who knowingly, or with reasonable grounds to know, engaged in a patent infringing activity, to pay the injured party damages appropriate to the harm actually suffered by that party as a result of the infringement ';
-art. 69 UPCA, che prevede tra le voci di risarcimento del danno ristorabile anche i danni morali - categoria riconducibile al danno non patrimoniale, tra i quali risulta compreso anche il danno reputazionale - purché la Corte ritenga raggiunta la prova sia della sussistenza del danno sia del suo ammontare;
-rule 119 RoP, in base alla quale 't he Court may order an interim award of damages to the successful party in the decision on the merits, subject to any conditions that the Court may order. Such award shall at least cover the expected costs of the procedure for the award of damages and compensation on the part of the successful party '.
11.2. Dall'ultima disposizione sopra citata si deduce che:
a) il rimedio dell' interim award of damages è di natura discrezionale;
b) ove concesso, l'importo deve coprire almeno i costi del futuro procedimento;
c) dal combinato disposto delle due regole sopra richiamate - al fine di concedere il rimedio di cui alla rule 119 RoP - deve inoltre stata raggiunta la prova non solo dell' an illecito ma anche del quantum , quantomeno rispetto all'importo che viene liquidato in via provvisoria;
d) il limite minimo è costituito dai costi del futuro procedimento, mentre quello massimo è costituito dalla presumibile liquidazione dei danni nel separato giudizio, che - si rammenta - non possono essere di natura punitiva (' damages shall not be punitive ', cfr. art. 68 UPCA);
e) si tratta di una decisione provvisoria, soggetta a una definitiva valutazione nell'eventuale, diversa e successiva fase procedurale.
11.3. Nel caso in esame, Oerlikon ha chiesto una provvisoria liquidazione dei danni subiti pari a 100.000 Euro.
11.4. Baghat ha chiesto che la domanda venga rigettata, ribadendo l'assenza di danno e l'assenza di indicazioni dei criteri per la relativa quantificazione.
12.1. La misura prevista dall'art. 80 UPCA ha natura sia risarcitoria in forma specifica, reintegrando la posizione della vittima dell'illecito presso il mercato, sia preventiva, dissuadendo gli operatori dall'operare con l'autore dell'illecito.
12.2. La sua concessione a cura della Corte è discrezionale e, ove concessa, le relative spese vanno poste a carico dell'autore della lesione.
12.3. Tale misura è altra e diversa rispetto alla pubblicazione delle decisioni della Corte sul sito istituzionale del Tribunale Unificato dei Brevetti, nel rispetto del principio di trasparenza e di pubblicità dell'attività della Corte, che si colloca nel mio ampio quadro normativo dell'accesso agli atti delle istituzioni europee, per dare attuazione al principio di trasparenza (art. 1 TUE) e, in ultima analisi, a rafforzare il principio democratico, come mezzo di informazione volto a garantire il controllo sull'operato dei pubblici poteri (UPC, Munich Local Division, CFI 1/2023, 20 settembre 2023; Milan Local Division , CFI. 240/2023, 27.9.2023).
12.4. Ciò precisato rispetto alla diversa funzione e modalità della pubblicazione dei propri provvedimenti da cura della Corte sul proprio sito in ossequio al principio sopra richiamato, nel caso in esame ritiene l'Ufficio che la misura di cui al citato art. 80 UPCA non appaia necessaria in quanto non proporzionata, alla luce del limitato fenomeno contraffattorio; il sicuro detrimento al convenuto che ne deriverebbe da tale pubblicazione appare in effetti maggiore di quello che il limitato illecito fin qui accertato impone.
13.1. Oerlikon ha dichiarato che il valore della causa è fino a 750.000 Euro.
13.2. Baghat ha contestato tale indicazione per la prima volta nella rejoinder to the reply depositata in data 4.4.2024 chiedendo che la Corte fissi il valore nella fascia più bassa, fino a 250.000 Euro.
13.3. L'attore ha replicato contestando la tardività di tale doglianza, sollevata per la prima volta nella rejoinder to the reply , oltre dunque il termine prescritto dalla rule 24(i) RoP.
13.4. Il Collegio ritiene che la contestazione di Baghat sia tardiva, essendo il termine prescritto dalla regola di cui alla rule 24(i) RoP di natura perentoria: oltre tale momento processuale il convenuto non ha più facoltà di contestare tale valore. Avendo deciso di entrare nel processo dopo una certa scansione processuale, ne subisce le relative decadenze. Del resto, Baghat non ha chiesto alla Corte nessun allungamento delle scadenze processuali.
13.5. In ogni caso la valutazione compiuta da Oerlikon appare congrua.
13.6. Come noto, il valore della causa va determinato in virtù: (i) della rule 104(i) RoP, che a sua volta richiama la rule 370.6 RoP; (ii) delle Guidelines for the determination of court fees and the ceiling of recoverable costs of the successful party .
13.7. Nel caso in esame va quindi tenuto conto delle seguenti circostanze:
a) le parti non concordano sul valore della causa, e non può dunque essere adottato il parametro di cui al punto n. 3 dei Principi Generali dettati dall'Administrative Committee il 23.4.2023;
b) l'interesse della parte attrice nel procedimento, primo parametro indicato dalla citata rule 370.6 RoP.
In proposito, l'interesse del titolare del brevetto nella causa non può ritenersi limitato ai soli danni patiti, ma va riguardato nella sua complessità , anche rispetto alla tutela anticipata della propria privativa e della propria immagine sul mercato. L'interesse di Oerlikon va dunque esaminato alla luce della necessità di contrastare la promozione in una fiera internazionale di macchinari interferenti con i propri, potenzialmente forieri di pregiudizio anche reputazionale. Il documento n. 19 depositato dall'attore (costituito da un contratto concluso con un cliente indiano per la fornitura di 21 draw texturing machines e oggetto dell'ordine di protezione secondo la rule 262A RoP) consente di ritenere un valore medio di ciascuno dei macchinari litigiosi di poco superiore a 360.000,00 Euro. Tale valore costituisce un indizio importante circa l'interesse di Oerlikon in questa causa.
In proposito, occorre avere riguardo ai valori sommati di tutti i rimedi richiesti (qui articolati sia nell'ingiunzione per il futuro sia il risarcimento del danno per il passato). Rispetto alla perdita di profitti e al lucro conseguito dal preteso contraffattore, va osservato che non vi è prova liquida della commercializzazione dei macchinari litigiosi nel territorio coperto dal brevetto. Non vi è dunque riscontro di danno per perdita di profitti dell'attore e di profitti conseguiti dalla convenuta (secondo il punto n. 1 indicato dei Principi Generali delle linee guida previste dall'Administrative Committee). L'unico episodio interferente è costituito dall'esposizione in Fiera, prolungatosi per sette giorni, come sottolineato dall'attore e non contestato dalla convenuta nel corso dell'interim conference.
Quanto alle royalties normalmente applicate nello specifico settore, il convenuto ha sostenuto che le stesse corrispondono a circa il 3% del fatturato, allegazione non specificamente contestata dall'attrice e rispetto alla quale Baghat ha chiesto di essere ammessa a produrre documenti.
Quanto alla richiesta di danni, l'attore ha invocato la condanna già in questa sede del convenuto al pagamento di 100.000 Euro al fine di coprire i costi da sostenere nel futuro giudizio di merito.
14.1. L'art. 69(1) UPCA dispone che il governo delle spese segue la regola della soccombenza, le stesse vanno dunque poste a carico della parte soccombente, a meno che valutazioni di natura equitativa non impongano diversamente.
14.2. L'art. 69(2) UPCA dispone invece che se una parte vince solo parzialmente la causa o in circostanze eccezionali, il tribunale può ordinare che le spese siano ripartite equamente o che ciascuna parte sostenga le proprie spese.
14.3. In questo procedimento la Corte non è chiamata alla liquidazione delle spese in concreto, non essendo stata richiesta da parte attrice, ma solo alla determinazione del criterio per la loro ripartizione.
14.4. Oerlikon ha chiesto che le stesse vengano addossate integralmente a Baghat. L'attrice ha altresì negato la sussistenza di ragioni per la compensazione delle spese di lite né totale giacché l'illecito, seppure limitato, è stato riconosciuto dalla convenuta - né parziale - poiché l'offerta di Baghat in corso di giudizio, pari a 30.000 Euro, al fine di giungere a una definizione bonaria della lite non era congrua. E ciò tenuto conto che Oerlikon - fino alla Interim Conference - ha esposto spese superiori al doppio, ovvero, nel dettaglio: 13.850 Euro di Court fee; 487,82 Euro per spese; 2.002 Euro per prestazione del Court Expert nominato nella fase ante causam ; 57.939,96 Euro per compensi professionali, sia per la fase ante causam sia per il merito, prima dell'ultima fase. Anche volendo ritenere che le somme esposte a titolo di compensi professionali non fossero ragionevoli, in ogni caso l'offerta di Baghat non è stata congrua.
14.5. Baghat ha chiesto la compensazione, ritenendo che sussistano le 'circostanze eccezionali' di cui alla rule 69 RoP. In proposito, tra l'altro, ha sottolineato:
(i) l'assenza di condotte contraffattorie (ad esclusione dell'esposizione in fiera) e comunque la cessazione immediata delle condotte contestate;
(i) di avere sempre cercato una soluzione transattiva sin dall'esecuzione della misura ante causam , impegnandosi sin da subito a non produrre e/o vendere la macchina tessile litigiosa, con lettere del 24.7.2023 e del 27.10.2023 (cfr. docc. 3 e 4 convenuta), con interlocuzioni proseguite anche successivamente ma non conclusesi in un accordo a causa di scelte addebitabili a controparte;
(iii) di essersi costituita in giudizio rinunciando a contestare la contraffazione, ribadendo che l'unico tema controverso era costituito dalle spese di lite e ribadendo l'impegno a non produrre o commercializzare le macchine litigiose;
(iv) la non necessità di dare corso a un separato giudizio risarcitorio, non avendo controparte subito alcun danno;
(v) solo a ridosso dell'udienza, ossia il 17.9.2024, Oerlikon ha chiesto di estendere l'obbligo di non commercializzazione non solo ai Paesi dove il brevetto è in vigore, ovvero in Germania, Italia, Turchia, Lichtenstein e Svizzera, ma anche in Cina, India e Giappone, ovvero in tutti i paesi più importanti per l'industria manufatturiera; quest'ultima richiesta è stata in ogni caso accettata, aderendo all'inibitoria globale dalla commercializzazione di questa macchina.
In subordine ha chiesto la liquidazione al minimo.
14.6. La Corte ritiene che sussistano quelle ragioni di equità richiamate dall'art. 69(1) UPCA per modulare le spese di lite non totalmente a carico della parte soccombente. E ciò tenuto conto:
(a) dell'andamento delle trattative (cfr. doc. 7 convenuta) ove Baghat si è resa disponibile al pagamento di un importo significativo per le spese di lite, seppure non esaustivo, come normalmente accade in fase transattiva;
(b) della modifica da parte di Oerlikon del perimetro oggettivo della proposta transattiva man mano che le trattative avanzavano, chiedendo che l'impegno di non commercializzazione si estendesse gradualmente anche ad altri Paesi, diversi da quelli UPC, rendendo quindi difficile una definizione bonaria;
(c) del comportamento collaborativo di Baghat sia nel corso dell'esecuzione, sia prima dell'instaurazione del giudizio di merito (si veda in proposito la comunicazione del 24.7.2023, cfr. doc. 3 convenuta) sia in questa sede.
14.7. La compensazione non viene compiuta per l'intero (come previsto dall'art. 69(2) UPCA) ma per una frazione minima, integrando quelle particolari ragioni che giustificano la compensazione parziale, ritenuta congrua nel 20%.
Per tutte le ragioni sopra esposte, la Corte:
Così deciso in Milano, il 4 novembre 2024.
)(55(77,0$''$/(1$ 0,1,67(52'(//$ *,867,=,$ 87&
Pierluigi Perrotti presiding judge
Alima Zana judge-rapporteur
Carine Gillet legally qualified Judge
clerk
Alima ZANA
Firmato digitalmente da Alima
ZANA
Data: 2024.11.04 10:51:02
+01'00'
Pierluigi
Perrotti
Firmato digitalmente da Pierluigi Perrotti Data: 2024.11.04 11:38:35 +01'00'
2024.11.04
12:51:27
ENTRO DUE MESI DALLA NOTIFICA DELLA DECISIONE, LE PARTI LE CUI RICHIESTE SIANO STATE IN TUTTO O I N PARTE RESPINTE, POSSONO PRESENTARE RICORSO ALLA CORTE D'APPELLO (ART. 73(1) UPCA, R.O.P. 220.1 (A), 224.1.(A) ROP)
InFORMAZIONI SULL ESECUZIONE ' (Art. 82 UPCA, Art. Art. 37(2) UPCS, R. 118.8, 158.2, 354, 355.4 RoP)
UNA COPIA CONFORME DELLA SENTENZA ESECUTIVA VIENE RILASCIATA DAL DEPUTY REGISTRAR SU RICHIESTA DELLA PARTE PROCEDENTE IN ESECUZIONE R. 69 REGR
Order no. ORD_598484/2023 in ACTION NUMBER: ACT_549585/2023
UPC number: UPC_CFI_241/2023
Action type: